1.
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Berlin vom 21. März 2006 - 16 O 541/05 - wird zurückgewiesen.
2.
Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.
3.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweiligen zu vollstreckenden Betrages leistet.
4.
Die Revision wird nicht zugelassen.
I.
Die Klägerin ist eine Einrichtung für angewandte Forschung. Sie warb im Austellerkatalog der Fachmesse "Innotrans" des Jahres 2004 für ihre Leistungen mit der Abbildung des Zuges ICE 3. Für diesen Zug hat die Beklagte zwei Geschmacksmuster eintragen lassen. Für weitere ICE-Züge hat sie ebenfalls Geschmacksmuster eintragen lassen. Nachdem der Kläger von der Beklagten wegen der Werbung mit der Abbildung des ICE-3 wegen des Geschmacksmusters in Anspruch genommen wurde, erhob der Kläger negative Feststellungsklage mit dem Ziel feststellen zu lassen, dass der Beklagten aus den Geschmacksmustern keine Rechte zustehen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Auf das Urteil wird auch hinsichtlich des erstinstanzlichen Vortrags der Parteien und der Abbildungen der Werbung der Beklagten im Katalog der "Innotrans" sowie der Geschmacksmuster verwiesen.
Gegen das am 13. April 2006 zugestellte Urteil hat der Kläger am 24. April 2006 Berufung eingelegt und diese am 11. Juli 2006 begründet, nachdem auf entsprechenden, am 13. Juni 2006 eingegangenen Antrag die Berufungsbegründungsfrist antragsgemäß bis zum 11. Juli 2006 verlängert worden war.
Der Kläger verfolgt sein Begehren aus der ersten Instanz im vollen Umfang weiter. Er bezieht sich auf den erstinstanzlichen Vortrag und vertieft diesen. Er macht zunächst geltend, dass die Beklagte sich mehrerer Geschmacksmuster berühmt habe und wendet weiter ein, dass er im Rahmen eines ihm zustehenden Zitierrechtes das Geschmacksmuster der Beklagten zulässig verwendet habe. Dieses Recht ergebe sich sowohl aus dem Geschmacksmusterrecht wie auch aus der entsprechenden Anwendung des Markenrechtes. Eine Quellenangabe sei nicht notwendig gewesen, weil die angesprochenen Verkehrskreise sowieso davon ausgingen, dass es sich um ein Geschmacksmuster der Beklagten handele.
Der Kläger beantragt,
unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Berlin vom 21.3.2006, Az.: 160541/05, festzustellen, dass der Beklagten gegenüber dem Kläger aus der Abbildung eines Zuges der Baureihe ICE 3 der Beklagten in der in Anlage K 4 befindlichen Präsentation des F... I... f... B... LBF im Ausstellerkatalog der Messe "Innotrans 2004", insbesondere wie aus der Anlage K5 zu Klageschrift ersichtlich, weder Unterlassungs-, noch Schadensersatzansprüche aus den Geschmacksmustern M9000546.5, M9507883.5, M 9507884.3, eingetragen bei Deutschen Patent-und Markenamt, sowie den WIPO-Geschmacksmustern DM035887 und DM035886 zustehen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird im Übrigen auf den vorgetragenen Inhalt der Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
II.
Die zulässige Berufung ist unbegründet.
1.
Die Klage ist insoweit mangels Feststellungsinteresses gem. § 256 Abs. 1 ZPO unzulässig, als sich der klägerische Antrag auf die Geschmacksmuster M9000546.5, M9507884.3 und DM 035887 bezieht.
Diese Geschmacksmuster betreffen nämlich den ICE 1 sowie den ICE T. Insoweit hat sich die Beklagte in der vorprozessualen Korrespondenz aber keiner Ansprüche berühmt.
Ein Berühmen liegt schon vor, wenn der Gegner geltend macht, aus einem bestehenden Rechtsverhältnis könne sich unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt noch ungewiss ist, ein Ersatzanspruch ergeben (Greger in: Zöller, ZPO, 27. Aufl. § 256 Rn. 14a). Ein Rechtsverhältnis i.S. von § 256 ZPO ist u.a. eine Schadensersatzpflicht (Zöller/Greger, aaO. Rn. 4).
Daran fehlt es hier. Entgegen der Ansicht des Klägers hat die Beklagte in der vorprozessualen Korrespondenz nicht alle ihre Geschmacksmuster erwähnt, weil sie diese als geeignet ansah, um daraus Ansprüche wegen, der streitgegenständlichen Abbildung zu begründen. Vielmehr ging es der Beklagten allein um Ansprüche aus ihren Geschmacksmustern an dem ICE 3. Denn die Abbildung des ICE 3 in dem Messekatalog 2004 war hier der zu Grunde liegende Sachverhalt. Ein ernsthaftes Verlangen nach Unterlassung hinsichtlich des ICE 1 und ICE T erfolgte nicht.
Bei einer negativen Feststellungsklage muss der Kläger die Berühmung und das Vorliegen aller Prozessvoraussetzungen darlegen und beweisen (Zöller/Greger, aaO, Rn. 18).
Insoweit sind jedoch die Darlegungen des Klägers unzureichend. Zwar weist er zu Recht darauf hin, dass für die Frage des Berühmens auf eine objektive Empfängersicht unter Berücksichtigung des ersten Anschreibens der Beklagten bis zur Übersendung des Lizenzvertrages mit Schreiben der Beklagten vom 2. März 2005 abzustellen ist. Davon ist indes auch das Landgericht ausgegangen, da es auf S. 12 des Urteils den Lizenzvertrag und die anderen Schreiben einschließlich des Schreibens vom 14. April 2005 berücksichtigt hat.
Der vorprozessualen Korrespondenz nach hat sich die Beklagte allein der Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus ihren Geschmacksmustern am ICE 3 berühmt.
In dem ersten Schreiben der Beklagten vom 4. Februar 2005 geht es allein um die Abbildung des ICE 3 in dem Katalog. Dort sind auch nur die Geschmacksmuster des ICE 3 genannt (M9507883.5 und DM/035886). Damit wurde der Sachverhalt in tatsächlicher Hinsicht erstmals umrissen und für die künftigen Schreiben festgesetzt.
Das Schreiben vom 2. März 2005 nennt in der Betreffzeile zwar die Abbildunq des ICE 3/ICT. Im ersten Absatz des Fließtextes wird allerdings allein auf die Abbildung des ICE 3 in dem Katalog Bezug genommen. Damit ging die Beklagte ersichtlich davon aus, nur weqen der Abbildung des ICE 3 aus ihren insoweit bestehenden Geschmacksmustern Ansprüche ableiten zu können. Entgegen der Ansicht des Klägers genügt die Verwendung des Plurals nicht für ein Berühmen hinsichtlich der anderen Geschmacksmusterrechte an dem ICE 1 und ICE T. Insbesondere sind die dafür eingetragenen Rechte nicht näher spezifiziert. Es ist genauso möglich, dass die Beklagte lediglich ihre beiden für den ICE 3 eingetragenen Rechte meinte, nämlich jenes beim DPMA (M9507883.5) und jenes bei der WIPO (DM/035886). Auch aus dem letzten Absatz dieses Schreibens folgt nichts anderes. Dort wird nur allgemein darauf hingewiesen, dass für jegliche Nutzung von ICE 3/ICE T Bildern vorab eine Freigabe einzuholen ist. Dabei handelt es sich um einen pauschalen Hinweis für die Zukunft ohne Bezug zu der konkreten Abbildung durch den Kläger.
Auch aus dem Lizenzvertrag ergibt sich ebenfalls kein Berühmen der Beklagten, aus der , Abbildung des ICE 3 in dem Katalog Rechte aus ihren anderen Geschmacksmustern am ICE 1 und ICE T (M9000546.5, M9507884.3 und DM 035887) herleiten zu können. Die Beklagte weist hierzu zutreffend darauf hin, dass in § 1 des Lizenzvertrages als Vertragsgegenstand allein die einmalige Nutzung der Abbildung des ICE 3-Bildes in dem Messekatalog 2004 genannt ist. Dass die Beklagte in der Präambel auf alle ihre Geschmacksmuster hinweist, ist unschädlich. Denn es handelt sich um die Präambel eines Standardvertrages. Zudem ist die Nennung aller Geschmacksmuster zusammen mit dem ersten Satz zu lesen, wonach die Beklagte Inhaberin aller Geschmacksmuster an dem Design sämtlicher ICE-Züge ist. Dies ist eine pauschale Feststellung ohne Bezug zu der konkreten Vertragssituation. Die Präambel dient nur allqemein der Einleitung in den Vertrag, während der auf den Einzelfall angepasste § 1 des Vertrages für die Frage, um welche Rechte es der Beklagten ging, maßgeblich ist. Nennt die Beklagte dort nur die Abbildung des ICE 3, ist davon auszugehen, dass sie ihre geltend gemachten Ansprüche auch nur auf ihre Geschmacksmuster an dem ICE 3 stützt.
Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Schreiben vom 14. April 2005. Zwar nennt die dortige Betreffzeile wiederum die Abbildung des ICE 3/ICT und auch im Text wird von der Nutzung von ICE 31/ICE T-Bildmaterial gesprochen. Allerdings nimmt das Schreiben auf die Vorkorrespondenz und den Lizenzvertrag Bezug und umreißt den Sachverhalt nur noch einmal, wobei es weiterhin allein um die Abbildung des ICE 3 geht. Hinzu kommt, dass der Kläger dieses Schreiben erst nach Vorliegen der Klagerwiderung in den Prozess eingeführt hat, mit der die Beklagte erklärt hat, dass keine Rechte aus dem Geschmacksmuster für den ICE-T hergeleitet worden seinen.
Schließlich hat die Beklagte in dem Rechtsstreit durchgängig klargestellt, keine Verletzung ihrer Geschmacksmuster zum ICE-T geltend zu machen, so dass im maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung keinesfalls eine Berühmung und damit auch kein Feststellungsinteresse vorlag.
2.
Soweit die Klage zulässig ist, ist sie jedoch nicht begründet. Denn der Beklagten steht gegen den Kläger der von ihr behauptete Unterlassungsanspruch und Schadensersatzanspruch zu.
Das Landgericht hat auf S. 13 des Urteils zutreffend ausgeführt, dass auf den Sachverhalt gem. § 66 GeschmMG das GeschmMG n.F. anwendbar ist.
a.
Die Beklagte kann wegen der Abbildung des ICE 3 in dem Messekatalog 2004 Unterlassung gem. §§ 42 Abs. 1 S. 1 Var. 2, 38 Abs. 1 GeschmMG i.V, mit Art. 7 des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle verlangen.
aa.
Voraussetzung dafür ist zunächst, dass ein Geschmacksmuster entgegen § 38 Abs. 1 S. 1 GeschmMG benutzt wird. Das ist hier der Fall.
Der Beklagten stehen an der Abbildung des ICE 3 Geschmacksmuster gern. § 2 Abs. 1 GeschmMG zu, die beim DPMA (M9507883.5) und der WIPO (DM/035886) eingetragen sind. Mit der Eintragung entsteht der Schutz, § 27 GeschmMG, der Geschmacksmusterschutz wird insoweit vom Kläger nicht in Frage gestellt.
Diese Geschmacksmuster hat der Kläger benutzt. Wann eine Benutzung gegeben ist, wird beispielhaft in § 38 Abs. 1 S. 2 GeschmMG aufgezählt. Die Abbildung ist zwar dort nicht aufgeführt. Dies ist jedoch unschädlich, denn die bloße Abbildung ist trotzdem als Benutzungshandlung in diesem Sinne anzusehen.
Die Wiedergabe von Erzeugnissen ist eine der Benutzungshandlungen, die in Abs. 1 S. 2 nicht als Beispiel aufgeführt, aber wegen eines Schlusses aus § 40 Nr. 3 GeschmMG dennoch untersagt ist. Wiedergabe ist die zweidimensionale Abbildung eines dreidimensionalen oder zweidimensionalen Erzeugnisses. Die Wiedergabe kann insbesondere durch Lichtbild oder grafische Darstellung erfolgen, z.B, in einem Verkaufskatalog (Eichmann in: Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 3. Aufl., § 38 Rn. 19).
So liegt es hier. Der Kläger hat das Geschmacksmuster am ICE 3 wiedergegeben, indem er es in dem Messekatalog abbildete.
Der Benutzung steht auch nicht die geänderte Perspektive entgegen, wie das Landgericht auf S. 14 des Urteils zu Recht ausführt. Inhalt und Umfang des Geschmacksmusters bei der Einreichung von Abbildungen bestimmen sich danach, welche konkrete Form die Abbildung erkennbar macht (BT-Ds 15/1075, S. 51 zu § 37). Hier hat der Kläger auf der Katalogseite der Fachmesse "Innotrans" die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens darstellen lassen. Auf die veränderte Perspektive, d.h. die Darstellung aus einem anderen Winkel kommt es daher nicht an.
bb.
Entgegen der Ansicht des Klägers unterfällt die Abbildung des ICE 3 nicht der Schranke nach § 40 Nr. 3 GeschmMG.
Danach können Rechte aus einem Geschmacksmuster nicht geltend gemacht werden gegenüber Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr und geben die Quelle an.
Es fehlt sowohl an einer Zitierung als auch an der Quellenangabe und der Vereinbarkeit mit Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs.
(1.)
Soweit das Landgericht im Urteil darlegt, dass unter der Zitierung eine Veranschaulichung zu verstehen ist, wird dies auch vom Kläger nicht in Zweifel gezogen. Er ist jedoch weiter der Auffassung, die Aufzählung seiner Tätigkeiten in dem Katalog stelle bereits einen ausreichenden Bezug zur Abbildung her. Dem ist nicht zu folgen. Das Landgericht hat ZUI Recht eine inhaltliche Auseinandersetzung gefordert und vorliegend eine solche nicht feststellen können.
Nach § 40 Nr. 3 GeschmMG setzt die Veranschaulichung eine erläuternde Befassung/inhaltliche Auseinandersetzung voraus; Darstellungen lediglich zum Schmuck oder zur Verzierung sind daher nicht freigestellt (Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 3. AufL, § 40 Rn. 4; Auler in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Kommentar Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 40 GeschmMG Rn. 1 LV.m. Art. 20 GGV Rn. 4). ). Aus dem zweiten Halbsatz ergibt sich dabei, dass die erläuternde Befassung gerade mehr sein muss als bloßes Beiwerk. Das Erfordernis einer Erläuterung ergibt sich zudem aus einem Rekurs auf das Urheberrecht. Das Landgericht hat hierzu zutreffend zur Auslegung des § 40 Nr. 3 GeschmMG den § 51 UrhG herangezogen.
Nach § 51 UrhG muss das zitierte Werk zur Erläuterung des Inhalts des aufnehmenden - nicht des zitierten - Werkes aufgenommen worden sein (Dreier in Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 51 RdNr. 3 f.; Schricker in: Schricker, Urheberrecht, 3. Aufl, § 51, RdNr. 14 ff.). Allgemeine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Zitats ist, dass es als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen dient und eine innere Verbindung zu den eigenen Gedanken hergestellt wird. Unzulässig ist es daher, Werk oder Werkteile in das zitierende Werk nur zur Ausschmückung aufzunehmen, als Blickfang ohne Belegfunktion zu verwenden oder mit Zitaten eigene Ausführungen des Autors zu ersetzen (Wandtke/Bullinger/Lüft, UrhG 3. Aufl., § 51 Rn. 3).
Danach dient die Abbildung des ICE 3 hier nicht der Erläuterung des Inhalts des Katalogs, sondern allein eigenen Marketinginteressen. Es handelt sich um einen Blickfang in der ansonsten sachlich gehaltenen Anzeige, der den Eindruck erweckt, dass der Kläger an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt war. Inwieweit die Aufzählung der Tätigkeiten des Klägers zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Abbildung des ICE 3 führt, erschließt sich nicht. Insbesondere die Radsatzrissprüfanlage, die der Kläger unstreitig für den ICE 1 entwickelt hat, wird lediglich in dem zweiten Absatz der Anzeige als einer von mehreren Spiegelstrichen genannt. Ein inhaltlich oder graphisch gestalteter Bezug zu der Abbildung des ICE 3 wurde nicht hergestellt. Da auf dem Bild zudem die Räder nicht zu sehen sind und es sich um ein neueres Modell handelt als das, an dem der Kläger mitgearbeitet hat, besteht kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem abgebildeten ICE 3 und der Dienstleistung des Klägers.
(2.)
Der Kläger hat auch nicht die Quelle eines Zitats i.S. von § 40 Nr. 3 GeschmMG angegeben. Dies war hier auch nicht entbehrlich.
§ 40 Nr. 3 GeschmMG sieht, worauf das Landgericht auch zutreffend hingewiesen hat, von dem Wortlaut her keine Ausnahme von der Pflicht zur Angabe der Quelle vor.
Die privilegierte Benutzung erfordert zu Zwecken des Zitats und der Lehre stets die Angabe der Quelle (Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy, Kommentar Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 40 GeschmMG Rn. 1 iV.m. Art. 20 GGV Rn. 4; Unterstreichung nur hier).
Die Frage, ob wegen des Schutzzwecks eine ungeschriebene Ausnahme von der Pflicht zur Quellenangabe zuzulassen ist, wenn die Herkunft allgemein bekannt ist, braucht nicht entschieden zu werden. Denn an der allgemeinen Bekanntheit der Herkunft fehlt es hier.
Die Quellenangabe dient der Information über die gestalterische und betriebliche Herkunft des Gegenstandes der Wiedergabe. Sie erfordert die Nennung des Entwerfers und des Herstellers des Geschmacksmusters (Eich mann in Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 3. Aufl., § 40 Rn. 4).
Zwar mag das Publikum den abgebildeten ICE 3 mit der Beklagten assoziieren. Die Beklagte weist aber zutreffend daraufhin, dass gerade nicht offenkundig sei, wer der IEntwerfer und wer der Hersteller sei sowie wem die Schutzrechte nach dem GeschmMG an der Abbildung zustehen und um welches Zugmodell es sich überhaupt handelt. Daher hätte der Kläger bei der Abbildung die Quelle angeben müssen.
(3.) Zudem widerspricht die Abbildung des ICE 3 auf der Katalogseite den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs. Durch die Abbildung des ICE 3 auf der Werbung für seine Dienstleistungen hat der Kläger den irreführenden Eindruck bei den angesprochenen Verkehrskreisen erweckt, dass er selbst die von ihm beworbenen Dienstleistungen auch in Bezug auf den abgebildeten ICE 3 erbringt.
cc.
Die Benutzung des Bildes ist weiterhin weder analog der Schrankenregelung in § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt noch kann die markenrechtliche Privilegierung und die dazu ergangene Rechtsprechung auf das GeschmMG übertragen werden.
(1.)
Für eine analoge Anwendung des § 23 Nr. 3 MarkenG fehlt es bereits an den Grundvoraussetzungen einer Analogie, nämlich an einer planwidrigen Regelungslücke und wohl auch an einer vergleichbaren Interessenlage.
Eine planwidrige Regelungslücke im Geschmacksmusterrecht ist nicht zu erkennen, weil die Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG bei Umsetzung des GeschmMG n.F. bereits 10 Jahre bekannt war und dennoch nicht übernommen wurde. Wie das Landgericht zutreffend darlegt, hat Art. 6 Abs. 1 c) der Richtlinie 89/104 EG zur Umsetzung in § 23 Nr. 3, MarkenG geführt. Die Reform des Markenrechts ist in Deutschland am 25. Oktober 1994 in Kraft getreten. Dagegen beruht die Neufassung des GeschmMG auf der Richtlinie 98/71 EG. Der Gesetzgeber hat diese Richtlinie erst am 12. März 2004 mit dem GeschmMG n.F, umgesetzt.
Auch eine vergleichbare Interessenlage erscheint fraglich. § 23 MarkenG ist nicht gegenüber wettbewerbsrechtlichen und sonstigen deliktische Ansprüchen anwendbar (Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Kommentar Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 23 MarkenG Rn. 2), weil es sich um eine spezifisch kennzeichenrechtliche Schrankenvorschrift handelt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 23 Rn. 6). Solche speziellen Schrankenregelungen sind grundsätzlich restriktiv auszulegen, was ebenfalls gegen eine entsprechende Anwendung für das Geschmacksmusterrecht spricht. So haben selbst die Schrankenregelungen des Urheberrechts keinen Eingang in das GeschmMG gefunden. Die §§ 45 ff. UrhG sind auch nicht - entsprechend anwendbar, weil Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht eigenständige Rechtsmaterien sind und weil selbst innerhalb des Urheberrechts Schrankenbestimmungen nur selten einer Analogie zugänglich sind (Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 3. Aufl., § 38 Rn. 20).
Diese Aussagen sind auf das Verhältnis des GeschmMG und MarkenG übertragbar. Auch der Kläger stellt nicht in Frage, dass beide Gesetze ebenfalls verschiedene Schutzzwecke verfolgen. Das Geschmacksmuster bezieht sich auf die ästhetlsche Leistung, die Marke auf die Kennzeichnung (Eisenmann/Jautz, Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6. Aufl., Rn. 15).
(2.)
Auch gegen eine Übertragung der markenrechtlichen Privilegierung und Rspr. auf § 40 Nr. 3 GeschmMG i.S. eines Schrankenvergleichs bestehen erhebliche Bedenken, Der Kläger meint zwar, dass durch die immer weitere Überlagerung des Marken- und Geschmacksmusterrechts der teurere und engere Markenschutz nicht ausgehebelt werden dürfe, so dass ein Schrankenvergleich zur flexiblen, interessengerechten Handhabung erforderlich sei, Dies ist jedoch zweifelhaft.
Im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht wird regelmäßig von dem Grundsatz ausgegangen, dass es dem Inhaber mehrerer, kumulativ anwendbarer Rechte grds. freisteht, sich im Konfliktfall auf die für ihn günstigste Vorschrift zu berufen (Kur GRUR Int. 1999, 24, 28). Es ist anerkannt, dass der Schutz nach den Voraussetzungen eines Schutzrechts nicht mit der Begründung abgelehnt werden kann, dass der Gegenstand zwar auch durch ein anderes Schutzrecht schutzfähig gewesen wäre, dessen Voraussetzunqen aber nicht (mehr) vorliegen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. Einl, Rn. 7). So kann ein markenrechtlich geschütztes Kennzeichen gleichzeitig noch nach anderen Vorschriften geschützt sein. Ansprüche auf der Grundlage anderer Schutzrechte richten sich ausschließlich nach den Voraussetzungen dieser Schutzrechte und werden vom MarkenG nie verdrängt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 2 Rn. 12). Gesetze, die eine vom MarkenG abweichende Schutzrichtung verfolgen, können für markenrechtlich geschützte Kennzeichen gleichzeitig herangezogen werden, sofern deren Voraussetzungen vorliegen. Eine Verdrängung durch das MarkenG findet nicht statt. Dies gilt z.B. für Anwendungsfälle des Urheber- und Geschmacksmustergesetzes (Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Kommentar Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 2 MarkenG Rn. 21).
Dieser Grundsatz würde durch einen Schrankenvergleich in sein Gegenteil verkehrt, denn danach müsste der Rechtsinhaber immer die Schrankenbestimmungen gegen sich gelten lassen, die den weitesten Eingriff in seine Rechte gestattet (vgl. Kur,GRUR Int. 1999, 24, 213).
Der vorstehend genannte Grundsatz spricht gegen die Erwägungen des Klägers, wonach der teurere, engere Markenschutz unbilligerweise umgangen werde. Denn selbst wenn für ein Produkt Schutz nach dem MarkenG als auch dem GeschmMG möglich ist, müssen die Ergebnisse nicht zwingend gleich ausfallen. Dem Schutzrechtsinhaber steht vielmehr ein Wahlrecht zu, nach welchem der möglichen Schutzrechte er vorgeht. Er hat die Chance, die für ihn vorteilhafteste Vorschrift zur Rechtsdurchsetzung herauszusuchen, auch wenn nach einem anderen Gesetz eine Schranke eingreifen würde. Gleichzeitig muss er aber auch die Nachtelle des ausgewählten Schutzrechtes tragen.
Der Beklagten ist schließlich zuzustimmen, dass auch aus der EuGH-Entscheidung Dior ./. Evora entgegen der klägerischen Ansicht keine verallgemainerungsfähigen Aussagen zum Verhältnis zwischen Markenrecht und anderen Schutzrechten abgeleitet werden können.
Dort ging es primär um die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes. Dem Markeninhaber solle es laut EuGH als eine Folge der Erschöpfung unmöglich gemacht werden, die nationalen Märkte abzuschotten. Ein Wiederverkäufer hat danach auch das Recht, die Marke zu benutzen, um der
Öffentlichkeit den weiteren Vertrieb dieser Waren anzukündigen (EuGH, Urt. v. 04.11.1997 - e- 337/95, WRP 1998, 150-156, Rn. 37 f. der Entscheidung - Dior ./. Evora: so auch BGH, Urt. v. 04.05.2000 - I ZR 256/97, BGHZ 144, 232-242, Rn.25 bei juris - Parfumflakon). Als Ergebnis stellt der EuGH lediglich fest, dass unter Umständen, wie sie im Ausgangsverfahren gegeben sind, der durch das Urheberrecht hinsichtlich der Abbildung von geschützten Werken im Werbematerial des Wiederverkäufers gewährte Schutz jedenfalls nicht weiter gehen kann als der Schutz, den ein Markenrecht seinem Inhaber unter denselben Umständen gewährt (EuGH WRP 1998, 150-156, Rn. 58 der Entscheidung - Dior ./. Evora). Da es hier somit um die spezielle Frage ging, inwieweit eine Kontrolle von Vertriebswegen durch urheberrechtlichen Ausstattungsschutz bei gleichzeitiger markenrechtlicher Erschöpfung möglich ist, ist eine Verallgemeinerung nicht möglich. Dies gilt insbesondere für die vorliegende Fallgestaltung, bei der der Kläger mit der Beklagten hinsichtlich des konkret abgebildeten Produkts in überhaupt keiner geschäftlichen Beziehung steht.
dd.
Dies kann jedoch letztendlich dahinstehen. Wollte man entgegen den oben dargestellten Bedenken die markenrechtliche Privilegierung des § 23 Nr. 3 MarkenG auf das GeschmMG übertragen, sind jedenfalls dessen Voraussetzungen eindeutig nicht erfüllt.
Entgegen der Ansicht des Klägers hat das Landgericht bei einer solchen Übertragung zu Recht die Notwendigkeit der Benutzung i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG geprüft. Weshalb sich das Landgericht, wie vom Kläger gefordert, allein auf die Prüfung der Gepflogenheiten des Rechtsverkehrs nach § 40 Nr. 3 GeschmMG hätte beschränken sollen, ist nicht nachvollziehbar. Die anderen Voraussetzungen des § 40 Nr. 3 GeschmMG sind ja gerade nicht erfüllt (s.o.). Würde man nun bei einem Schrankenvergleich nicht die Voraussetzungen des § 23 Nr. 3 MarkenG prüfen, würde man contra legem eine Schranke des Geschmacksmusterschutzes kreieren, die weder die Anforderungen des § 40 Nr. 3 GeschmMG noch die des § 23 Nr. 3 MarkenG erfüllen müsste.
Die Abbildung des ICE 3 in dem Katalog 2004 war nicht notwendig und verstieß überdies gegen die guten Sitten.
(1.)
Das Landgericht hat zutreffend die Notwendigkeit der Abbildung verneint.
Zwar ist nach dem EuGH die Benutzung einer Ware durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten (EuGH, Urt. v. 17. 3. 2005 - e-228/03, GRUR 2005, 509, Rn. 39 der Entscheidung - Gillette Company ./. LA-Laboratories). Das System eines unverfälschten Wettbewerbs muss dem Verbraucher die Möglichkeit eröffnen, zwischen mehreren untereinander austauschbaren Waren zu wählen. Diese Wahlmöglichkeit wiederum ist nur gegeben, wenn der Verbraucher die Bestimmung der beworbenen Ware in vollem Umfang erkennen kann. Nur so kann ein Wettbewerb zwischen Waren, die demselben Bedürfnis dienen, gesichert werden (Steinbeck, JZ 2005, 1106, 1107).
Um eine solche Wahlmöglichkeit i.S. eines unverfälschten Wettbewerbs geht es hier gar nicht. Der Kläger verwendete die Abbildung des ICE 3 nur zu eigenen Werbezwecken und um potentielle neue Auftraggeber, die die Messe besuchen, anzulocken. Der Kläger erbringt allgemein Dienst- und Forschunqsleistunqen auf dem Gebiet der Schienenfahrzeuge. Die. Abbildung des ICE 3 in dem Katalog weist überhaupt keinen Informationsgehalt über die mögliche Verwendung der Dienstleistung auf. Die Abbildung des ICE 3 war hier nicht das praktisch! einzige Mittel für den Kläger, um verständlich und vollständig über seine Dienstleistungen zu informieren.
Eine weniger restriktive Auslegung ergibt sich entgegen der Ansicht des I(lägers auch nicht aus dem BGH-Fall Aluminiumräder (GRUR 2005, 163). Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidung vor der o.a. Entscheidung des EuGH erging, so dass schon fraglich ist, ob sie im Lichte dieser Rechtsprechung noch Bestand hat. Dies kann jedoch dahinstehen, da der Entscheidung Aluminiumräder ein Sachverhalt zu Grunde lag, der mit demjenigen im vorliegenden Fall nicht vergleichbar ist.
Die dortige Beklagte hatte mit der Wiedergabe eines Porsche-Fahrzeuqs, das mit ihren Aluminiumrädern ausgestattet war, auf die Bestimmung dieser Räder hingewiesen, die sie speziell auch für diesen Fahrzeugtyp anbot. Nach der Art des Produkts ist eine solche Darstellung notwendig, weil der ästhetische Eindruck, auf den es den Käufern solcher Räder in erster Linie ankommt, in vollem Umfang nur vermittelt werden kann, wenn die Räder nicht isoliert und auch nicht nur im Ausschnitt des Radkastens gezeigt werden (BGH, Urt. v. 15. 7. 2004 - I ZR 37/01, GRUR 2005, 163, 164 - Aluminiumräder).
Aus diesen Ausführungen des BGH folgt, dass das werbende Unternehmen, anders als der Kläger meint, nicht statt eines Porsche ein Phantasiefahrzeug hätte abbilden können. Denn dies hätte dem ästhetischen Eindruck der angebotenen Felge bei ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht entsprochen. Die Aluminiumräder wurden speziell für den abgebildeten Porsche angeboten. Daher war die dortige Beklagte darauf angewiesen, den Porsche abzubilden, um das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen. Nur so konnte dem Verbraucher eine verständliche und vollständige Information auch hinsichtlich des ästhetischen Eindrucks über die eigene Ware gegeben werden, so dass diesem die Wahlmöglichkeit zwischen den Rädern der Markeninhaberin (Porsche) und den Konkurrenzrädern der Beklagten bewusst wurde. Dies sichert den unverfälschten Wettbewerb. Alternative Werbemöglichkeiten lagen in dem dortigen Fall nicht vor. Nicht gedeckt wäre die Abbildung hingegen, wenn ein handelsüblicher Reifen als Reifen für ein bestimmtes Porsche-Fabrikat angeboten würde (Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Kommentar Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 23 MarkenG Rn. 19).
Anders liegt es indes hier. Der Kläger war für einen Hinweis auf die Bestimmung seiner Dienstleistungen nicht auf den ästhetischen Eindruck eines ICE 3 angewiesen. Er konnte seine Forschungen im Bereich des Schienenverkehrs auch anders darstellen.
Danach hätte der Kläger hier andere Züge darstellen können, um auf seine Dienstleistungen i.R. der Schienenfahrzeugtechnik hinzuweisen. Für eine innovative Werbung wäre auch und gerade dle Abbildung eines futuristischen Phantasieprodukts I möglich gewesen. Das Argument des Klägers, dass er für seine Werbung auf die Abbildung des ICE 3 als dem einzigen, in Deutschland fahrenden Hochgeschwindigkeitszug angewiesen sei, überzeugt nicht. Der Kläger hat in der ersten Instanz selbst vorgetragen, dass seine Dienstleistungen weltweit Unternehmen der Verkehrsbranche zugute kommen. Durch diese weltweite Ausrichtung kam für den Kläger z.B. auch die Abbildung eines ausländischen (nicht geschützten) Hochgeschwindigkeitszuges in Betracht. Es ist Sache des Klägers, alternative Werbemöglichkeiten mit gleichem Erklärungsgehalt zu suchen und zu nutzen.
(2.)
Überdies verstieß die Abbildung gegen die guten Sitten. Für diese Frage ist darauf abzustellen, ob derjenige, der sich auf eine privilegierte Benutzung beruft, alles getan hat, um den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln. Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Verwechslung oder Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entstünde, wenn der Verkehr die beworbenen Aluminiumräder dem Hersteller des abgebildeten Fahrzeugs zurechnete (BGH GRUR 2005, 163, 164 - Aluminiumräder). Durch die Abbildung des ICE 3 neben der Beschreibung seiner Tätigkeiten erweckt der Kläger den irreführenden Eindruck, an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen oder jedenfalls im Zusammenhang mit diesem tätig geworden zu sein.
ee.
Der Kläger hat somit das Geschmacksmuster entgegen § 38 GeschmMG benutzt und ist daher als Verletzer richtiger Anspruchsgegner i.S. von § 42 Abs. 1 S. 1 GeschmMG. Die Beklagte ist als Rechtsinhaberin die Verletzte. Schließlich wird die erforderliche Wiederholungsgefahr bei einer früheren Zuwiderhandlung widerleglich vermutet.
b.
Der Beklagten steht darüber hinaus auch ein Schadensersatzanspruch gegen den Kläger aus §§ 42 Abs. 2 S. 1, 38 Abs. 1 GeschmMG zu.
Der Kläger handelte jedenfalls fahrlässig. Weil das Verbietungsrecht des § 38 Abs. 1 GeschmMG mit Sperrwirkung ausgestattet ist, besteht eine Obliegenheit zur Überwachung der Schutzrechtslage. Wer dieser Obliegenheit nicht Rechnung trägt, handelt i.d.R. grob fahrlässig (Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 3. Aufl., § 42 Rn. 10).
3.
Die Kostenentscheidung folgt § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt den § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Die Revision ist nicht zuzulassen. Die vorliegende Entscheidung beruht auf höchstrichterlicher Rechtsprechung und der Würdigung der besonderen Umstände dieses Falles. Da eindeutig schon die Voraussetzungen der Schutzschranke nach § 23 Nr. 3 MarkenG nicht vorliegen, kam es entscheidungserheblich nicht auf die Frage der analogen Anwendung des § 23 Nr. 3 MarkenG bzw. einen Schrankenvergleich an. Daher kam auch eine Vorlage zum EuGH nicht in Betracht.