Tenor

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 1.12.2011, Gz. 327 O 143/10, wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten der Berufung fallen der Beklagten zur Last.

III. Das Urteil ist ebenso wie das angegriffene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung hinsichtlich des Kostenausspruchs jeweils durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

IV. Gegen dieses Urteil wird die Revision zugelassen.

Gründe

A.

Die Parteien streiten über die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit zweier mittlerweile gelöschter Marken der Beklagten.

Bei den Parteien handelt es sich um zwei gleichnamige, aber rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen der Bekleidungsbranche.

Die Klägerin ist Inhaberin zweier nationaler Wort-Bildmarken „PuC“ (Registernummern 648528 bzw. 648526) mit Priorität aus dem Jahr 1953, welche jeweils u. a. für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die als Anlagen K 11 und K12 zur Akte gereichten Datenbankauszüge Bezug genommen.

Die Beklagte war Inhaberin zweier nationaler Wortmarken „PUC“, welche unter den Registernummern 10227854 und 966148 Schutz beansprucht hatten für „Bekleidungsstücke (mit Ausnahme von Babybekleidungsstücken, Windeln und Kindertüchern)“ bzw. „Kinder-Ober- und Unterbekleidungsstücke“. Die Marken waren in den Jahren 1982 bzw. 1978 angemeldet und eingetragen worden. Wegen der Einzelheiten wird auf die als Anlagen K2 bzw. K3 zu den Akten gereichten Registerauszüge des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) Bezug genommen.

Mit einer der Beklagten am selben Tag per Fax zugegangenen Abmahnung vom 18.11.2004 (Anlagenkonvolut K5, dort Anlage K3) vertrat die Klägerin die Auffassung, dass die o. g. Marken wegen Verfalls löschungsreif seien und forderte die Beklagte zur freiwilligen Löschung der Marken auf. Nachdem dies nicht geschah, erhob sie Löschungsklage vor dem Landgericht Hamburg. Die Klage, die unter dem Geschäftszeichen 327 O 206/05 geführt wurde, ging vorab per Fax am 11.2.2005 beim Landgericht ein. Durch den am 12.4.2005 bei der Klägerin eingegangenen Schriftsatz der Beklagten vom 4.4.2005 (Anlage K7) erlangte die Klägerin erstmalig davon Kenntnis, dass die Beklagte Benutzungshandlungen bzgl. der Marken „PUC“ behauptete. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung, aber noch vor Verkündung einer Entscheidung, beantragte die Beklagte jeweils mit Schreiben vom 7.7.2005 die Löschung der Marken beim DPMA. Am 31.8.2005 (Marke DE 966148) bzw. am 9.8.2005 (Marke DE 1027854) wurde die Löschung im Register des DPMA eingetragen. Die Parteien erklärten den Rechtsstreit noch im Juli 2005 übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt und die Beklagte erkannte die Kostentragungslast an.

Die Beklagte verfügt zudem über eine am 6.4.2001 eingetragene Gemeinschaftswortmarke „PUC“ mit der Nr. 242446, welche u. a. für „Bekleidungsstücke“ Schutz beansprucht. Diese Marke nimmt für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland die Seniorität der o. g. gelöschten nationalen Marken in Anspruch. Wegen der Einzelheiten dieser Markenanmeldung wird auf die als Anlage K1 zur Akte gereichte Markeninformation des Amtes der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern (HABM) Bezug genommen.

Mit ihrer im vorliegenden Rechtsstreit am 12.3.2010 beim Landgericht Hamburg eingegangenen Klage verfolgt die Klägerin das Ziel, die Ungültigkeit der gelöschten Marken der Beklagten feststellen zu lassen, um zu erreichen, dass die Gemeinschaftsmarke der Beklagten nicht länger die Seniorität der bereits gelöschten nationalen Marken in Anspruch nehmen kann.

Die Klägerin stützt dieses Begehren nach § 125c MarkenG in erster Linie darauf, dass die nationalen Marken der Beklagten zum Zeitpunkt der Löschung wegen Verfalls löschungsreif gewesen seien. Hilfsweise seien sie wegen Nichtigkeit aufgrund älterer Kennzeichenrechte der Klägerin löschungsreif gewesen.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, dass die Voraussetzungen für den Verfall zum Zeitpunkt ihrer Löschung vorgelegen hätten, da es an einer hinreichenden rechtserhaltenden Nutzung gefehlt habe. Maßgeblicher Zeitpunkt, zu dem die Löschungsreife vorgelegen haben müsse, sei der 7.7.2005, da nicht erst die Löschungseintragung im Register, sondern bereits der in dem Löschungsantrag vom 7.7.2005 liegende Verzicht auf die Marken deren Löschung bewirke. Zudem müsse die Wertung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG berücksichtigt werden, was zur Folge habe, dass die Zeit zwischen dem 18.11.2004 und dem 11.2.2005 – ebenso wie die Zeit nach Klagerhebung – nicht zu berücksichtigen sei.

Sie hat behauptet, dass eine im Oktober/November 2004 von ihr veranlasste Benutzungsrecherche bezüglich des deutschen Markts ergeben habe, dass die beiden streitgegenständlichen Marken der Beklagten innerhalb der vergangenen fünf Jahre nicht für die von den Markeneintragungen erfassten Waren benutzt worden seien. Zu den von der Beklagtenseite vorgetragenen Benutzungshandlungen hat die Klägerin sich mit Nichtwissen erklärt. Im Übrigen hat sie die Auffassung vertreten, dass die von der Beklagten vorgetragenen Handlungen unter Berücksichtigung der Größe ihres Unternehmens keine ernsthaften Benutzungshandlungen darstellten.

Soweit die Klägerin ihren Feststellungsantrag hilfsweise auf die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marken wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin stützt, vertritt sie die Ansicht, ihr stehe ein Recht an einem besonderen Geschäftsabzeichen „PuC“ in Wappenform zu, welches durch die streitgegenständlichen Marken verletzt worden sei. Zudem seien die prioritätsälteren klägerischen Marken „PuC“ verletzt worden, was ebenfalls zur Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marken führe. Wegen des Vortrags der Klägerin zur Nutzung dieser Kennzeichnung wird auf ihren Schriftsatz vom 29.7.2010 Bezug genommen.

Die Klägerin hat beantragt,

festzustellen, dass die deutschen Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854 ungültig sind.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat die Auffassung vertreten, dass maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der Löschungsreife der Zeitpunkt der Löschungseintragung im Register sei (also der 9.8.2005 bzw. der 30.8.2005).

Sie hat behauptet, im Oktober 1999 2.156 Bekleidungsstücke mit der Kennzeichnung „PUC“ verkauft und damit einen Umsatz in Höhe von € 32.326,63 erzielt zu haben. Bereits im Juli 2004 habe ihr Mitarbeiter D. mit der Planung für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2005 begonnen. Am 7.7.2004 habe er eine Planungsliste erstellt, wobei die Kollektion mit der Marke „PUC“ für die Monate Januar bis April 2005 jeweils in einem Umfang von € 30.000,00 (bezogen auf den Verkaufswert) eingeplant worden sei. Ab Juli 2004 habe dieser Mitarbeiter auch umfangreiche Planungen zur Benutzung der Marke angestellt. So seien intern mit den Abteilungsleitern bei der Beklagten die Einzelheiten für die PUC-Waren abgestimmt worden. Insbesondere habe Herr D. die Farben, Formen und die Qualität der zu bestellenden Waren festgelegt und das Budget für die Marke „PUC“ kalkuliert. Am 19.11.2004 habe Herr D. ausweislich der Anlage B20 bei einem türkischen Lieferanten insgesamt 4.991 Polo-Shirts mit dem PUC-Label geordert. Diese Shirts seien im Januar und Februar 2005 an die zentrale Annahmestelle der Beklagten geschickt worden. Im Anschluss seien die Waren dann ab dem 1.4.2005 in ihren deutschen Einkaufshäusern vertrieben worden.

Darüber hinaus habe sie am 18.5.2005 und am 19.5.2005 bei einem deutschen Anbieter 681 Langarmshirts, 452 Sweatjacken und 504 Kapuzenshirts bestellt, welche ebenfalls alle mit einem „PUC“-Einnähetikett gekennzeichnet gewesen seien.

In der Zeit vom 1.4.2005 bis zum 30.6.2005 habe sie in Deutschland 606 T-Shirts mit einer „PUC“-Kennzeichnung vertrieben und damit einen Umsatz von € 5.984,00 erzielt. Im Zeitraum vom 1.7.2005 bis zum 31.9.2005 habe sie 838 Bekleidungsstücke (T-Shirts und Sweatshirts) vertrieben und damit € 14.346,00 umgesetzt. Im letzten Quartal 2005 habe sie 1.101 Bekleidungsstücke (T-Shirts und Sweatshirts) vertrieben und damit einen Umsatz in Höhe von € 14.346,00 erzielt. In den nachfolgenden Jahren habe sie folgende Umsätze mit Bekleidungsstücken mit der Kennzeichnung „PUC“ erzielt: 2006: € 634.441,00; 2007: € 384.425,00; 2008: € 196.654,00; 2009: € 335.061,00.

Die Beklagte hat die Einrede der Verwirkung gemäß § 21 MarkenG sowie aus allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften (§ 242 BGB) erhoben

Die Klägerin habe die Benutzung der PUC-Marken in den Jahren 2005 bis 2009 geduldet. Die Klägerin habe durch ihr Untätigsein einen Vertrauenstatbestand bei der Beklagtenseite geschaffen. Bei ihr sei der objektive und schutzwürdige Eindruck entstanden, dass keine Einwände gegen die deutschen „PUC“-Marken bzw. die beanspruchte Seniorität geltend gemacht würden.

Hinsichtlich der hilfsweise geltend gemachten Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marken wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin hat die Beklagte die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Zudem hat sie die Auffassung vertreten, dass die klägerischen Kennzeichenrechte schon mangels Verwechslungsgefahr nicht verletzt worden seien.

Das Landgericht hat mit stattgebendem Urteil vom 1.12.2011

festgestellt, dass die deutschen Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854 ungültig sind.

Zu allen in Betracht kommenden Zeitpunkten (7.7.2005 bzw. 9.8.2005 und 31.8.2005) seien die streitgegenständlichen Marken wegen Verfalls löschungsreif gewesen. Benutzungshandlungen nach dem 18.11.2004 seien dabei gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht berücksichtigungsfähig. Die behaupteten internen Planungshandlungen stellten ebenfalls keine rechtserhaltenden Benutzungshandlungen dar. Vertriebshandlungen nach Löschung der nationalen Marken seien schon deshalb nicht berücksichtigungsfähig, weil sie wegen der Löschung keine Benutzung dieser Marken darstellten. Verwirkung liege nicht vor. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das angegriffene Urteil des Landgerichts Hamburg vom 1.12.2011 (Gz. 327 O 143/10) Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Beklagte mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten Berufung.

Sie ist der Auffassung, dass die streitgegenständlichen Marken nicht wegen Verfalls löschungsreif gewesen seien. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Löschungsreife nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG sei der Zeitpunkt der Löschung der Marken aus dem Register am 9.8.2005 bzw. 31.8.2005. Das Gesetz stelle an anderer Stelle – so in § 49 Abs. 1 Satz 2 und 3 MarkenG – explizit auf den Löschungsantrag ab, während § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausdrücklich auf den Zeitpunkt der Löschung abstelle. § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sei schon deshalb nicht anwendbar, weil die Löschung auf Antrag der Beklagten als damaliger Markeninhaberin und nicht auf Antrag der Klägerin oder im Rahmen einer Löschungsklage erfolgt sei, wie es § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG vorsehe. Die dreimonatige Sperrfrist könne somit auch nicht an die Klagerhebung am 11.2.2005 anknüpfen, da dieses Verfahren nicht zur Löschung der streitgegenständlichen Marke geführt habe. Eine etwaige Sperrfrist sei spätestens durch die übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien vom 19.7.2005 entfallen. Allenfalls sei für die Berechnung einer Sperrfrist an den Löschungsantrag der Beklagten vom 7.7.2005 anzuknüpfen, da es dieser Antrag gewesen sei, der letztlich zur Markenlöschung geführt habe. Für den Verzicht auf eine Marke könne es vielerlei Gründe geben. Vorliegend könne festgestellt werden, dass aufgrund des gesetzlich vorgesehenen Mechanismus der Seniorität die streitgegenständlichen Marken neben der Gemeinschaftsmarke „PUC“ überflüssig gewesen seien, weil die Seniorität für sich genommen ausreichenden Schutz geboten habe.

Weiterhin ergebe sich aus dem Wortlaut des § 125c Abs. 2 MarkenG, dass noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Feststellungsantrag Löschungsreife vorliegen müsse. Dies sei schon aufgrund der umfangreichen Benutzung der Marke „PUC“ in den letzten Jahren vor Einleitung des vorliegenden Rechtsstreits nicht der Fall.

Die Beklagte habe die streitgegenständliche Marke „PUC“ seit dem 19.11.2004 ernsthaft rechtserhaltend benutzt im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG. Dafür müsse keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr vorliegen; es genüge schon eine Vorbereitungshandlung, wenn der Vertrieb unmittelbar bevorstehe. Eine solche liege in der Bestellung von Basic-Polo-Shirts mit dem „PUC“-Label in der Türkei. Daran, dass ab dem 1.4.2005 mit dem Vertrieb begonnen worden sei und sich anschließend die Absatzzahlen kontinuierlich gesteigert hätten, könne man die Ernsthaftigkeit der Nutzung erkennen. Die Ernsthaftigkeit der Nutzung werde auch durch die Verwendung der Domain „puc-online“ und dem Einsatz der Marke „PUC“ in der Werbung in den nachfolgenden Jahren belegt.

Schon ab Juli 2004 sei es zu Vorbereitungshandlungen im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 Halbs. 2 MarkenG gekommen. Insoweit genügten rein interne Vorbereitungshandlungen, wie sie bezüglich der Planungshandlungen durch Herrn D. bereits erstinstanzlich vorgetragen worden seien. Auch liege es auf der Hand, dass eine Bestellung von immerhin knapp 5.000 Poloshirts einen gewissen Vorlauf erfordere. Dass die Abmahnung der Klägerin am 18.11.2004 und damit genau einen Tag vor der Bestellung am 19.11.2004 erfolgt sei, sei daher ersichtlich nur ein Zufall gewesen.

Auch seien die streitgegenständlichen Marken nicht wegen Nichtigkeit löschungsreif gewesen. Die erstinstanzlich erhobene Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der beiden deutschen klägerischen Marken „PUC“ bleibe ebenso aufrecht erhalten wie die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 53 Abs. 3 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 125c Abs. 3 MarkenG und die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich des Geschäftsabzeichens (Wappen) „PuC“ der Klägerin. Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr. Für eine Feststellung der Ungültigkeit der streitgegenständlichen Marken wegen des Zeichens „PuC“ (Wappen) fehle es zudem an den Voraussetzungen des § 12 MarkenG.

Der geltend gemachte Anspruch der Klägerin auf Feststellung der Ungültigkeit sei zudem jedenfalls nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verwirkt. Insoweit habe die Beklagte bereits erstinstanzlich substantiiert vorgetragen. Die Beklagte habe nicht damit rechnen müssen, von der Klägerin noch wegen Feststellung der Ungültigkeit der bereits im Jahr 2005 gelöschten Marken in Anspruch genommen zu werden, da sie die Marke „PUC“ im Zeitraum von 2005 bis 2010 kontinuierlich, ernsthaft und in sehr beachtlichem Umfang weiterbenutzt habe. Der Klägerin seien alle Umstände, auf die sie ihre Klage gestützt habe, seit langem bekannt gewesen. Deshalb müsse sie sich den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen halten lassen.

Erstmalig im Berufungsverfahren behauptet die Beklagte mit Schriftsatz vom 14.4.2015, dass die Beklagte die angegriffenen Marken auch in der Zeit nach Oktober 1999 benutzt habe: Sie habe von Oktober bis Dezember 1999 3.468 Bekleidungsstücke abgesetzt und damit einen Umsatz von € 51.998,50 erzielt, im Jahr 2000 insgesamt 928 Bekleidungsstücke abgesetzt und damit einen Umsatz von € 13.914,25 und im Jahr 2001 mit 10 vertriebenen Bekleidungsstücken einen Umsatz von € 149,92 erzielt. In den Jahren 2011 bis 2014 seien weitere mit der Marke „PUC“ gekennzeichnete Kleidungsstücke abgesetzt worden. Wegen der insoweit behaupteten Absatz- und Umsatzzahlen wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 14.4.2015 Bezug genommen.

Die Klägerin beantragt,

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 1.12.2011, Aktenzeichen 327 O 143/10 abzuändern und die Klage abzuweisen,

hilfsweise: das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 1.12.2011, Aktenzeichen 327 O 143/10, aufzuheben und den Rechtsstreit an das Landgericht Hamburg zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angegriffene Urteil des Landgerichts unter Bezugnahme auf ihren erstinstanzlichen Vortrag.

Sie ist der Auffassung, dass das Landgericht zu Recht von einem maßgeblichen Benutzungszeitraum vom 18.11.1999 bis zum 18.11.2004 ausgegangen sei. Der Löschungszeitpunkt sei vorliegend nicht maßgeblich. Auch der Umstand, dass der vorliegende Rechtsstreit erst ca. 4,5 Jahre nach dem Verzicht und der sich anschließenden Löschung der streitgegenständlichen Marken im Register erfolgt sei, sei unbeachtlich. Werde die Klage auf Feststellung der Ungültigkeit im Anschluss an eine vor Eintritt der Seniorität erhobene Löschungsklage geltend gemacht, seien beide Klagen in ihren Auswirkungen auf die relevanten Benutzungszeiträume als Einheit zu werten. Etwas anderes könne allenfalls dann gelten, wenn der Löschungskläger nachträglich eindeutig habe erkennen lassen, dass er sein ursprüngliches Löschungsbegehren nicht mehr weiter verfolgen möchte, was vorliegend nicht der Fall gewesen sei. § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG habe den Sachverhalt eines erstmaligen Verfallsantrags nach Eintritt der Seniorität zum Gegenstand („auch schon“) und sei im vorliegenden Falle nicht einschlägig.

Zu den Benutzungs- und Vorbereitungshandlungen erklärt sich die Klägerin weiterhin mit Nichtwissen. Die behaupteten Vorbereitungshandlungen der Beklagten würden ohnehin nicht zu einem zeitnahen Vertrieb der Waren nach dem 18.11.2004 geführt haben und seien deshalb irrelevant. Die Waren hätten noch in Auftrag gegeben und produziert werden müssen. Der Umstand, dass der Vertrieb erst ab dem 1.4.2005 und damit ca. 4,5 Monate nach dem 18.11.2004 begonnen worden sei, zeige, dass die behaupteten Vorbereitungshandlungen keinen unmittelbar bevorstehenden Vertrieb beträfen. Relevante Vorbereitungsmaßnahmen erforderten einen kurzen zeitlichen Zusammenhang mit dem Erstvertrieb.

Die streitgegenständlichen Marken seien zudem auch wegen Nichtigkeit löschungsreif. In diesem Zusammenhang stütze die Klägerin ihr Begehren hilfsweise auf die Nichtigkeit der angegriffenen „PUC“-Marken wegen der älteren besonderen Geschäftsbezeichnung bzw. des Geschäftsabzeichens „PuC“ (Wappen) der Klägerin und weiter hilfsweise auf die Nichtigkeit wegen der älteren klägerischen Marken „PuC“.

Voraussetzung für die Entstehung eines Unternehmenskennzeichenrechts sei lediglich die Annahme und die Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebs, nicht die markenmäßige Benutzung. Hinsichtlich der behaupteten Umsatzzahlen des Unternehmens der Klägerin unter Nutzung des „PuC“-Wappens in den verschiedenen Häusern der Klägerin wird auf den Vortrag im Schriftsatz der Klägerin vom 18.2.2013 Bezug genommen.

Von einer Verwirkung der klägerischen Ansprüche könne schon deshalb nicht ausgegangen werden, weil der fünfjährige Zeitraum gemäß §§ 125c Abs. 2 Satz 1, 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bis zum Eingang der Klage auf Feststellung der Ungültigkeit noch nicht abgelaufen gewesen sei. Zudem sei zum Zeitpunkt der erstmaligen Benutzung der Marken am 1.4.2005 bereits Löschungsklage erhoben worden. Auch insoweit sei von einer Einheit zwischen der ursprünglichen Löschungs- und der nachfolgenden Klage im vorliegenden Rechtsstreit auszugehen. Einen schutzwürdigen Besitzstand habe die Beklagte nicht erwerben können.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten und zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

B.

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, aber unbegründet.

I.

Der seitens der Klägerin gestellte Antrag auf Feststellung der Ungültigkeit der deutschen Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854 ist zulässig und begründet.

1.

Streitgegenständlich ist die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit der inzwischen gelöschten deutschen Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854. In erster Linie stützt die Klägerin den geltend gemachten Feststellungsanspruch darauf, dass die Marken auch schon zum Zeitpunkt ihrer Löschung nach §§ 125c Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Alt. 1, 49 Abs. 1 MarkenG aufgrund Verfalls mangels hinreichender rechtserhaltender Benutzung löschungsreif gewesen seien. Lediglich hilfsweise beruft sich die Klägerin auf einen weiteren Streitgegenstand, nämlich darauf, dass die angegriffenen Marken zum Zeitpunkt ihrer Löschung nach §§ 125c Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Alt. 2, 51 MarkenG wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin löschungsreif gewesen seien. Bezüglich des Hilfsantrags stützt sie ihr Begehren zunächst auf ihr Recht am Unternehmenskennzeichen „PuC“ (Wappen) und hilfsweise auf ihre nationalen Marken „PuC“ Nr. 648528 sowie „PuC“ (Wappen) Nr. 648526.

2.

Die Klage ist zulässig. Insbesondere besteht ein Feststellunginteresse der Klägerin im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO, was auch von der Beklagten zu Recht nicht in Abrede genommen wird. Das rechtliche Interesse der Klägerin an der begehrten nachträglichen Feststellung der Ungültigkeit der bereits gelöschten Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854 besteht deshalb, weil die Beklagte für ihre Gemeinschaftsmarke „PUC“ mit der Nr. 242446 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 34 Abs. 2 GMV weiterhin die Seniorität der gelöschten nationalen Marken in Anspruch nimmt. Dieser Zeitrang erlischt gemäß Art. 34 Abs. 3 GMV erst dadurch, dass die älteren, bereits gelöschten Marken für nichtig erklärt werden.

3.

Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass der Klägerin der in erster Linie geltend gemachte Anspruch auf Feststellung der Ungültigkeit der deutschen Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854 wegen Verfalls nach §§ 125c, 49 Abs. 1 MarkenG zusteht. Die genannten gelöschten Marken, deren Zeitrang die Gemeinschaftsmarke der Beklagten „PUC“ mit der Nr. 242446 in Anspruch nimmt, waren zu den beiden nach § 125c Abs. 2 MarkenG relevanten Zeitpunkten - nämlich dem Zeitpunkt ihrer Löschung (dazu unten a) sowie dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits über die Ungültigkeitsfeststellung (dazu unten b) - wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG löschungsreif.

a. Nach § 125c Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 MarkenG erfolgt die Feststellung der Ungültigkeit unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls, wobei nach § 125c Abs. 2 Satz die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.

Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass die Frage, ob maßgeblicher Zeitpunkt im Sinne von § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG der Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags (hier: 7.7.2005) oder die Eintragung der Löschung im Register (hier: 9.8.2005 bzw. 30.8.2005) nicht entschieden werden muss, da die streitgegenständlichen Marken zu allen diesen genannten Zeitpunkten nach § 49 Abs. 1 MarkenG löschungsreif gewesen sind. Sie sind nämlich – unabhängig vom maßgeblichen Zeitpunkt – gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden und es hat keine Heilung der Nichtbenutzung durch eine rechtzeitige Wiederaufnahme der Benutzung nach § 49 Abs. 1 Sätze 2 und 3 MarkenG stattgefunden.

aa. Die deutschen Marken „PUC“ Nr. 966148 und Nr. 1027854 sind im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nach dem Tag der Eintragung über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden, nämlich in der Zeit von Anfang November 1999 bis zum 18.11.2004. Die Beklagte hat insoweit erstinstanzlich mit der Klagerwiderung lediglich vorgetragen, dass im Oktober 1999 von ihr 2.156 Bekleidungsstücke mit der Kennzeichnung „PUC“ verkauft worden seien und damit ein Umsatz von € 32.326,63 erzielt worden sei. Im Übrigen hat sie erstinstanzlich weiteren Vortrag zu Benutzungshandlungen bzw. -vorbereitungen erst für die Zeit ab 2004 gehalten.

Soweit die Beklagte erstmalig in der Berufungsinstanz mit Schriftsatz vom 14.4.2015 Benutzungshandlungen in der Zeit nach Oktober 1999 sowie in den Jahren 2000 und 2001 behauptet, ist dieser Vortrag verspätet und gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nicht zuzulassen.

Auch wenn die Klägerin auf diesen neuen Vortrag der Beklagten nicht gesondert eingegangen ist, ist er nicht als unstreitig anzusehen. Die Klägerin hat nämlich schon erstinstanzlich behauptet, dass eine im Oktober/November 2004 von ihr veranlasste Benutzungsrecherche bezüglich des deutschen Markts ergeben habe, dass die beiden streitgegenständlichen Marken der Beklagten innerhalb der vergangenen fünf Jahre nicht für die von den Markeneintragungen erfassten Waren benutzt worden seien, und hat sich zu den von der Beklagtenseite vorgetragenen Benutzungshandlungen mit Nichtwissen erklärt. An diesem Vortrag hat die Klägerin auch im Berufungsverfahren festgehalten. Vor diesem Hintergrund bedurfte es eines (erneuten) ausdrücklichen Bestreitens durch die Klägerin nicht.

Dass die Beklagte entsprechenden Vortrag nicht bereits in erster Instanz gehalten hat, beruht auf einer Nachlässigkeit der Partei. Bereits mit der Klageschrift hat sich die Klägerin auf die Ungültigkeit der angegriffenen Marken nach §§ 125c Abs. 2, 49 Abs. 1 MarkenG berufen und insoweit vorgetragen, dass die in Rede stehenden Marken innerhalb der vergangenen fünf Jahre nicht benutzt worden seien. Diesem Vortrag ist die Beklagte erstinstanzlich nur insoweit entgegen getreten, als sie eine Benutzung im Oktober 1999 behauptet hat. Dadurch ist die anschließende Nichtbenutzung bis zum 19.11.2004 unstreitig geblieben.

Da es sich bei der ununterbrochenen fünfjährigen Nichtbenutzung um das zentrale Tatbestandsmerkmal des Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG handelt, ist es als eine grobe Nachlässigkeit anzusehen, wenn gleichwohl entsprechender Vortrag zurückgehalten wird. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Beklagte schon erstinstanzlich als ihre erste Wiederbenutzungshandlung die Polo-Shirt-Bestellung in der Türkei am 19.11.2004 angesehen hat, während sie den Vortrag zu den Planungsarbeiten ab Juli 2004 unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung für die erneute Benutzung im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG gehalten hat. Vor diesem Hintergrund bedurfte es auch keines Hinweises des Gerichts nach § 139 ZPO, dass der Fünfjahreszeitraum gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bis zu dem Tag der von ihr vorgetragenen erneuten Benutzungsaufnahme läuft und damit bis zum 18.11.1999 zurückreicht. Da sich der Endpunkt dieser Zeitspanne bereits aus ihrem eigenen Vortrag ergibt, bedurfte es keinerlei weiterer rechtlicher Wertung, sondern lediglich einer einfachen Rechenoperation, welche die Beklagte ohne weiteres selbst hätte vornehmen können. Wenn sie sich erstinstanzlich darauf beschränkt, allein Vortrag zur Heilung einer – zunächst unstreitigen – fünfjährigen Nichtbenutzung zu halten, indem sie rechtliche Ausführungen zu den Fristen nach § 49 Abs. 1 Sätze 2 und 3 MarkenG und zu der erneuten Benutzungsaufnahme im Jahr 2004 vorträgt, stützt sie ihre Verteidigung sehenden Auges nur auf diesen tatbestandsmäßig nachgelagerten Gesichtspunkt.

Dass die Beklagte bereits in dem Rechtsstreit 327 O 206/05 Benutzungshandlungen bis in das Jahr 2001 hinein behauptet hat, vermag entsprechenden (erstinstanzlichen) Vortrag im vorliegenden Rechtsstreit nicht zu ersetzen. Insbesondere fehlt es an einer Inbezugnahme des Vortrags aus dem im Jahr 2005 geführten Rechtsstreit im vorliegenden Verfahren.

bb. Die Beklagte kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie die Benutzung der streitgegenständlichen Marken im Sinne von § 49 Abs. 1 Sätze 2 und 3 MarkenG rechtzeitig wieder aufgenommen hat. Zwar hat sie im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 2 die Benutzung der Marken nach Ende des Nichtbenutzungszeitraums und vor Stellung des Löschungsantrags wieder aufgenommen. Die vorgetragenen Benutzungshandlungen bleiben jedoch nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG unberücksichtigt, weil die erneute Benutzung erst innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags und die Vorbereitungen dazu erst stattgefunden haben, nachdem die Beklagte Kenntnis davon erhalten hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte.

(1) Als Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ist im vorliegenden Rechtsstreit die Einreichung der Löschungsklage durch die Klägerin am 11.2.2005 anzusehen.

Der Begriff des Löschungsantrags im Sinne des § 49 Abs. 1 MarkenG umfasst sowohl den Antrag beim DPMA nach § 53 MarkenG als auch die Geltendmachung durch Klage, hinsichtlich derer § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ebenfalls von einem „Antrag auf Löschung“ spricht (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 49 Rdnr. 17). Der Beklagten ist zuzugeben, dass der Wortlaut des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG („Stellung des Löschungsantrags“) es nahelegt, dass es sich insoweit um denjenigen Antrag handeln muss, der die Prüfung des Verfalls nach dieser Vorschrift veranlasst. Dies führt u. a. dazu, dass in der Literatur angenommen wird, dass sich die Kenntnis bezüglich eines möglichen Löschungsantrages auf einen solchen gerade durch den späteren Antragsteller beziehen muss (Ingerl/Rohnke a. a. O. § 49 Rdnr. 24 m. w. Nachw.). Auch die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG, nach der bei Stellung eines Löschungsantrags beim DPMA, für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG die Stellung dieses Antrags maßgeblich bleibt, wenn die Löschungsklage innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Widerspruch des Markeninhabers erhoben wird, zeigt, dass zumindest ein hinreichender Zusammenhang zwischen dem Löschungsantrag nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG und dem Verfahren, in welchem der Verfall zu prüfen ist, bestehen muss.

Entgegen der Auffassung der Beklagten führt dies im vorliegenden Rechtsstreit jedoch nicht dazu, dass als Bezugszeitpunkt im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf den seitens der Beklagten selbst gestellten Löschungsantrag vom 7.7.2005 abzustellen wäre, der letztlich zu der Löschung der Marken geführt hat.

Wird die Löschung einer eigenen Marke durch Verzicht während eines laufenden Löschungsverfahrens gegen diese Marke herbeigeführt, ist im Rahmen eines späteren Feststellungsantrags nach § 125c MarkenG durch den Betreiber des erledigten Löschungsverfahrens der gemäß § 49 Abs. 1 Sätze 2 und 3 MarkenG maßgebliche Bezugszeitpunkt nach dem Sinn und Zweck des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG grundsätzlich der ursprüngliche Löschungsantrag, nicht der durch den verzichtenden Markeninhaber gestellte Antrag.

Der Heilungsausschluss nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG soll verhindern, dass ein Markeninhaber nach Kenntnis von der Absicht der Einleitung eines Löschungsverfahrens durch einen Dritten nach mindestens fünfjähriger Nichtbenutzung im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG diesem durch unmittelbar anschließende Benutzungsaufnahme die Grundlage entzieht. Dies soll dadurch sichergestellt werden, dass Benutzungshandlungen unberücksichtigt bleiben, bei denen der zeitliche Zusammenhang nahelegt, dass sie erst durch die Kenntniserlangung von der Möglichkeit eines Löschungsantrags veranlasst werden. Entsprechendes gilt, wenn die Verfallsvoraussetzungen in einem Rechtsstreit nach § 125c MarkenG nachträglich zu prüfen sind.

Der vorgenannte Sinn und Zweck von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG würde vereitelt, wenn es einem Markeninhaber freistünde, den dortigen Bezugszeitpunkt im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des § 125c MarkenG durch einen während des laufenden Löschungsverfahrens, für welches der Zeitpunkt des einleitenden Löschungsantrags (bzw. der Klagerhebung) maßgeblich wäre, gestellten „überholenden“ eigenen Löschungsantrag nach hinten zu verschieben. Auf diese Weise könnte er die Entscheidung des Gesetzgebers, bestimmte Benutzungshandlungen für die Prüfung des Verfalls nicht mehr zu berücksichtigen, für das Ungültigkeitsfeststellungsverfahren umgehen, für welches nach § 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG die gleichen Voraussetzungen wie für eine Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit bestehen sollen. Wird nämlich die Marke in Folge des mit einem Verzicht einhergehenden eigenen Löschungsantrags des Markeninhabers gelöscht, bleibt dem ehemaligen Kläger des Löschungsverfahrens nichts anderes übrig, als die Leistungsklage für in der Hauptsache erledigt zu erklären, weil sie anderenfalls aufgrund der so bewirkten Löschung der Marken ins Leere ginge und hätte abgewiesen werden müssen.

Folgte man der Rechtsauffassung der Beklagten, wäre die Frage, ob eine Heilung nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG möglich ist, nicht mehr bezogen auf das Verhältnis des (ehemaligen) Löschungsklägers zum Markeninhaber zu beantworten, also auch die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht mehr anwendbar, welche auf das Verhältnis des Markeninhabers zu Dritten abstellt, welche einen Löschungsantrag zu stellen beabsichtigen.

Durch Aufnahme der Markenbenutzung erst während des laufenden Löschungsverfahrens erhielte der Markeninhaber die Möglichkeit, sich die gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG unabwendbar löschungsreife Marke der Sache nach zu erhalten, indem er eine Gemeinschaftsmarke anmeldet, welche die Seniorität der aufgrund seines Verzichts gelöschten nationalen Marke in Anspruch nimmt. Nach Art. 112 Abs. 1 GMV könnte er in der Folge nämlich die (Rück-)Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke bewirken, welche nach Art. 112 Abs. 3 GMV i. V. m. Art. 34 GMV wiederum den Zeitrang der gelöschten ursprünglichen Marke in Anspruch nehmen könnte.

Um die in § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG vorgesehene Wertung des Gesetzgebers angemessen zu berücksichtigen, muss der das ursprüngliche Löschungsverfahren einleitende Antrag nach Auffassung des Senats zumindest in solchen Fällen maßgeblich bleiben, in denen der Betreiber des Löschungsverfahrens nicht erkennbar zum Ausdruck gebracht hat, dass er von seinem Rechtsschutzziel Abstand genommen hat. Dies ist nicht der Fall, wenn wie vorliegend mit Blick auf einen „überholenden“ Löschungsantrag übereinstimmend die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache erklärt wird und die Beklagte sich verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu übernehmen und sich so in die Rolle des Unterliegenden begibt.

(2) Die seitens der Beklagten vorgetragenen Nutzungs- und Vorbereitungshandlungen führen in der Folge nicht zu einer Heilung der Nichtbenutzung, da sie nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht zu berücksichtigen sind. Unter Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten ist davon auszugehen, dass die erstmalige erneute Benutzungsaufnahme nach dem fünfjährigen Zeitraum der ununterbrochenen Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten bis zur Stellung des Löschungsantrags am 11.2.2005 erfolgt wäre, nämlich durch Bestellung von mit „PUC“ gekennzeichneten Polo-Shirts in der Türkei am 19.11.2004. Diese - eine Benutzung des Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr vorbereitende Handlung - erfolgte damit einen Tag nach Kenntnis der Möglichkeit der Stellung eines Löschungsantrags durch die Klägerin und ist deshalb nicht berücksichtigungsfähig. Die Klägerin hat die Beklagte am 18.11.2004 (Anlagenkonvolut K5, dort K3) per Fax abgemahnt und die Beklagte ausdrücklich „zur Vermeidung einer Löschungsklage“ zur Erklärung eines Verzichts aufgefordert.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind auch keine relevanten Vorbereitungshandlungen für die erneute Benutzung im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG vorgetragen worden, welche vor Kenntniserlangung von der Möglichkeit eines Löschungsantrags erfolgt wären.

Zu Recht weist die Beklagte zwar darauf hin, dass Vorbereitungshandlungen in diesem Sinne nicht zwingend solche sein müssen, die zugleich eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG darstellen. Wie weit der Begriff der Vorbereitungshandlungen im Sinne des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu verstehen ist, ist in der Literatur umstritten. Teilweise wird vertreten, den Begriff „denkbar weit“ auszulegen und jede über den bloßen Entschluss der Benutzungsaufnahme hinausgehende betriebliche Maßnahme (z. B. Auftragserteilung für Werbeentwürfe, Verpackungsmuster) zu erfassen (Ingerl/Rohnke a. a. O., § 49 Rdnr. 18). Teilweise wird gefordert, dass die Benutzungsabsicht schon nach außen getreten sein müsse, um Manipulationen vorzubeugen (Hacker, in: Ströbele/Hacker, 11. Aufl., Markengesetz, § 49 Rdnr. 19 m. w. Nachw.). Auch wird vertreten, dass nur solche beweisbaren Vorbereitungsmaßnahmen zu berücksichtigen seien, welche eine ernsthafte Benutzung in Angriff nähmen, wie etwa die Anfertigung eindeutig auf die Marke bezogener Packungsentwürfe, die definitive Einleitung von Werbemaßnahmen etc. (Eisenführ/Holderied, in: Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4. Aufl., Art. 51 Rdnr. 16 zu Art. 51 Abs. 1 lit. a GMV).

Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sieht vor, dass der Markeninhaber nur dann in den Genuss einer erweiterten Heilungsmöglichkeit kommen soll, wenn er die Wiederaufnahme der Nutzung vor Kenntnis eines möglichen Löschungsantrags vorbereitet hat. Einigkeit besteht in der Literatur darüber, dass der bloße Benutzungsentschluss insoweit nicht genügen soll. Im Sinne der Rechtssicherheit und um Manipulationen auszuschließen, sind nach Auffassung des Senats aber auch alle solchen Maßnahmen nicht als relevante Vorbereitungshandlungen im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG anzusehen, mit denen weder eine Benutzungsabsicht nach außen getreten ist noch eine sonstige erkennbare Manifestation der Vorbereitung einer Benutzung stattgefunden hat. Jedenfalls bloße betriebsinterne Planungshandlungen, die noch in keiner Weise eine körperliche Manifestation erfahren haben, rechtfertigen es nicht, die Heilungsmöglichkeit der Nichtbenutzung auszudehnen. Insoweit ist der Markeninhaber, der über einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren keine Benutzungshandlungen vorgenommen hat, nicht schutzwürdig, zumal ihm in einem solchen Fall regelmäßig auch keine erheblichen Aufwendungen entstanden sein werden.

Sämtlichem Vortrag der Beklagten zu Vorbereitungshandlungen fehlt entweder die erforderliche Substanz oder er betrifft Handlungen, die das Stadium der bloßen Planung und Kalkulation nicht überschreiten: Soweit die Beklagte vorträgt, ab Juli 2004 habe ihr Mitarbeiter Herr D. auch „umfangreiche Planungen zur Benutzung der Marke angestellt“, und habe „intern mit den Abteilungsleitern bei der Beklagten die Einzelheiten für die PUC-Waren abgestimmt“, fehlt dem Vortrag schon die erforderliche Substanz, wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat. Da der konkrete Planungs- bzw. Abstimmungsinhalt insoweit nicht genannt wird, kann nicht erkannt werden, dass die betreffenden Handlungen über den bloßen Entschluss zur Benutzung hinausreichen.

Der Vortrag der Beklagten, ihr Mitarbeiter D. habe am 7.7.2004 eine Planungsliste erstellt, wobei die Kollektion mit der Marke „PUC“ für die Monate Januar bis April 2005 jeweils in einem Umfang von € 30.000,00 (bezogen auf den Verkaufswert) eingeplant worden sei, und er habe die Farben, Formen und die Qualität der zu bestellenden Waren festgelegt und das Budget für die Marke „PUC“ kalkuliert, betrifft jeweils Handlungen, die betriebsintern geblieben sind, keine Außenwirkung entfaltet und offenbar auch keinerlei sonstige Manifestation erfahren haben. Entsprechende Unterlagen, aus denen sich die behaupteten Planungen und Kalkulationen ergäben, werden von der Beklagten auch nicht vorgelegt. Nach den o. g. Anforderungen an relevante Vorbereitungshandlungen im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG haben solche internen Maßnahmen, die das Planungsstadium nicht verlassen, ohnehin außer Betracht zu bleiben. Erstmalig mit der behaupteten Bestellung der Polo-Shirts in der Türkei am 19.11.2004 – einen Tag nach Kenntnis von der Möglichkeit eines Löschungsantrags und damit für eine Heilung der Nichtbenutzung zu spät – hätte sich der Benutzungswille der Beklagten nach deren Vortrag erkennbar manifestiert.

Entgegen der Auffassung der Beklagten lässt sich auch nicht aus dem bloßen Umstand, dass sie am 19.11.2004 Polo-Shirts geordert habe, folgern, dass sie auch schon in der Zeit vor dem 18.11.2004 entsprechende Vorbereitungshandlungen getätigt haben müsse, da eine Bestellung von immerhin knapp 5.000 Poloshirts stets einen gewissen Vorlauf erfordere. Weshalb die Entscheidung und die Umsetzung einer solchen Bestellung nicht innerhalb eines Tages erfolgen können soll, erschließt sich nicht und wird von der Beklagten auch nicht mit der erforderlichen Substanz vorgetragen. Dies gilt insbesondere dann, wenn wie vorliegend nicht vorbereitende Designleistungen erbracht werden müssen, um eine zielgerichtete Bestellung abgeben zu können.

b. Die Verfallsvoraussetzungen liegen auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits noch vor.

aa. Zu Recht weist die Beklagte darauf hin, dass die Verfallsvoraussetzungen auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung des auf die Feststellung der Ungültigkeit der Marken gerichteten Rechtsstreits noch vorliegen müssen. Ungeachtet des Umstands, dass in der amtlichen Überschrift des § 125c MarkenG sowie in dessen ersten Absatz von einer „nachträglichen“ Feststellung der Ungültigkeit die Rede ist, spricht bereits der Wortlaut des § 125c Abs. 2 MarkenG dafür, dass die Verfallsvoraussetzungen auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit noch vorliegen müssen. Danach müssen sie nämlich „auch schon“ - und nicht alleine - in dem Zeitpunkt gegeben sein, in dem die Marke gelöscht worden ist. Auch der historische Wille des Gesetzgebers weist in diese Richtung, wenn es in der amtlichen Begründung zu § 125c MarkenG heißt, dass eine Feststellung der Ungültigkeit wegen Verfalls nicht schon dann getroffen werden können soll, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 MarkenG im Zeitpunkt des Feststellungsantrages vorliegen. Vielmehr solle „zusätzlich erforderlich sein“, dass die umgewandelte ‚nationale' Marke schon im Zeitpunkt ihrer Löschung erfolgreich mit einem Löschungsantrag hätte angegriffen werden können (BT-Drs. 13/3841 S. 13).

bb. Die Voraussetzungen der Löschung wegen Verfalls liegen auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit der Marken noch vor. Wie oben ausgeführt fand eine Heilung durch Benutzungshandlungen bis zu dem Zeitpunkt der Löschung der Marken nicht statt, da sämtliche Benutzungshandlungen in der Zeit vom 19.11.2004 bis zur Eintragung der Löschung im Register am 9.8.2005 bzw. 30.8.2005 aufgrund der Wertung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG wegen des gegen sie gerichteten Löschungsverfahrens nicht berücksichtigungsfähig sind (vgl. oben I.3.a.bb).

Aber auch die behaupteten nachfolgenden Benutzungshandlungen der Beklagten in den Jahren 2005 bis 2014 sind nicht zu berücksichtigen, da ihnen nach § 125c Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG keine Heilungswirkung zukommt.

Dies ist allerdings nicht bereits deshalb der Fall, weil die in Rede stehenden nationalen Marken bereits gelöscht und schon aus diesem Grunde nicht mehr benutzt werden könnten. Ab dem Zeitpunkt der Löschung der nationalen Marken ist nämlich nicht mehr eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 MarkenG erforderlich, sondern es gelten nur noch die gemeinschaftsrechtlichen Benutzungsanforderungen hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke, zu deren Gunsten die Inanspruchnahme erfolgt ist (Ingerl/Rohnke a. a. O. § 125c Rdnr. 13; Kober-Dehm, in: Ströbele/Hacker a. a. O., § 125c Rdnr. 5).

Die Seniorität der gelöschten nationalen Marke, welche die Gemeinschaftsmarke in Anspruch nimmt, kann aber nicht isoliert von dem materiellen Kern der nationalen Marke und deren Schicksal betrachtet werden. Nach Art. 34 Abs. 2 GMV hat der Zeitrang „die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls er auf die ältere Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre“. Dadurch wird der gesamte materielle Inhalt der älteren Markeneintragung auch nach dem Wegfall ihrer prozessualen Existenz der Gemeinschaftsmarke mit Wirkung für das betreffende Territorium gewissermaßen akzessorisch attachiert (Eisenführ, in: Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 4. Aufl., Art. 34 Rdnr. 30). Durch eine solche Verknüpfung soll eine Integration der nationalen Marke in die Gemeinschaftsmarke erreicht werden, wobei sich der Umfang der fortbestehenden Rechtsposition nach den auf das ältere Recht anwendbaren nationalen Bestimmungen richtet (Ingerl/Rohnke a. a. O., § 125c Rdnr. 5).

Wird wie vorliegend zu einem Zeitpunkt auf eine nationale Marke verzichtet, zu dem die Löschung der Marke in einem schon anhängigen Löschungsverfahren mit dem daraus folgenden Ausschluss nachträglich heilender Benutzungshandlungen (§ 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) durch den Markeninhaber nicht mehr zu verhindern ist, wohnt dieser Zustand der durch die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Seniorität weiter unverändert inne. Der materielle Gehalt der gelöschten nationalen Marke wird nämlich auch durch das Schicksal der nicht mehr abwendbaren Löschung wegen Verfalls mitbestimmt und bleibt auch nach Attachierung an die Gemeinschaftsmarke erhalten. Die gelöschte Marke ist gleichsam mit dem Keim der bevorstehenden Löschung im Löschungsverfahren infiziert, zu der es ohne den eigenen Verzicht des Markeninhabers unabwendbar gekommen wäre. Dies bewirkt, dass der Inhaber einer mit einem Löschungsverfahren angegriffenen Marke, welches eine Löschungsentscheidung zur Folge hätte haben müssen, den für die nationale Marke eingreifenden Heilungsausschluss des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht dadurch umgehen kann, dass er nach Verzicht auf diese Marke und die Inanspruchnahme deren Zeitrangs durch eine Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 34 Abs. 2 GMV nunmehr die Gemeinschaftsmarke benutzt. Die durch das Löschungsverfahren ausgelöste Sperrwirkung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG lebt nämlich auch noch in Bezug auf die gemeinschaftsmarkenrechtliche Seniorität fort.

Wie oben ausgeführt (I.3.a) waren die angegriffenen Marken zum Zeitpunkt des Verzichts löschungsreif und hätten ohne den „überholenden“ Löschungsantrag der Beklagten und die anschließende Erledigungserklärung gelöscht werden müssen. Dieser Zustand haftet auch der Seniorität der Gemeinschaftsmarke der Beklagten mit der Folge an, dass die nach der Löschung behaupteten Benutzungshandlungen nicht mehr geeignet sein konnten, die vorangegangene fünfjährige Nichtbenutzung zu heilen. Es besteht mithin weiterhin Löschungsreife.

4.

Zu Recht ist das Landgericht auch davon ausgegangen, dass der klägerische Anspruch auf Feststellung der Ungültigkeit der streitgegenständlichen Marken nicht verwirkt ist.

Zunächst liegt eine Verwirkung nicht aufgrund entsprechender Anwendung von § 21 Abs. 1 bis 3 MarkenG oder von § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG vor, da der dort jeweils genannte Zeitraum einer fünfjährigen Duldung auch unter Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten bei Einreichung der Klage im vorliegenden Rechtsstreit am 12.3.2010 noch nicht abgelaufen gewesen wäre.

Es liegt auch keine Verwirkung nach § 242 BGB vor. Von einer solchen ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshof dann auszugehen, wenn durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (BGH GRUR 2008, 1104 Tz. 33 – HAUS & GRUND II – m. w. Nachw.). Diese Voraussetzungen sind nach Abwägung aller relevanten Umstände vorliegend nicht gegeben: Zunächst ist schon nicht ersichtlich, dass die Klägerin positive Kenntnis von der Nutzung des Zeichens „PUC“ durch die Beklagte gehabt hat oder die Nutzungshandlungen zumindest hätte kennen müssen. Zudem liegt der in Rede stehende Nutzungszeitraum unterhalb des vom Gesetzgeber in den markenrechtlichen Verwirkungsvorschriften der §§ 21, 51 Abs. 2 MarkenG als maßgeblich angesehenen Fünfjahreszeitraum. Weiterhin hat die Beklagte durch ihr Verhalten, auf die streitgegenständlichen Marken zu verzichten, ohne zugleich gegenüber der Klägerin zum Ausdruck zu bringen, die Seniorität der gelöschten Marke für ihre Gemeinschaftsmarke nutzen zu wollen, die Klägerseite nicht dazu veranlasst, in der Folgezeit den Markt intensiv auf Nutzungshandlungen zu überwachen. Schließlich lässt sich auch kein Verhalten der Klägerin feststellen, das aus Sicht der Beklagten so hätte verstanden werden können, dass die Klägerin auch in Zukunft nicht gegen sie vorgehen werde. Durch das bloße Untätigsein bis zur Einleitung des vorliegenden Rechtsstreits ist ein berechtigtes Vertrauen der Beklagten nicht begründet worden.

5.

Über den Hilfsantrag (Feststellung der Ungültigkeit nach §§ 125c, 51 MarkenG wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin) ist nicht zu entscheiden, da schon der Hauptantrag Erfolg hat.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 97 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

III.

Die Revision ist gemäß § 543 ZPO zuzulassen. Die Frage, welche Auswirkungen der die gemeinschaftsrechtliche Seniorität auslösende Verzicht auf eine nationale Marke während eines laufenden Löschungsverfahrens im Hinblick auf ein nachfolgendes Ungültigkeitsfeststellungsverfahren gemäß § 125c MarkenG hat, ist von grundsätzlicher Bedeutung und durch das Revisionsgericht bislang nicht geklärt worden.