Tenor

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 2a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 08. November 2017 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar.

Der Klägerin bleibt nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Die Revision gegen dieses Urteil wird zugelassen.

Gründe

A)

Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Anspruch.

Die Klägerin ist Inhaberin der Unions-Bildmarke A..., die unter der Registernummer 005631304 seit dem 29. November 2012 eingetragen ist und die für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz beansprucht:

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke.

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

Klasse 28:

Spielzeug; Christbaumschmuck.

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate (ausgenommen Chips und Salatsnacks und gesalzene Snacks), Brot, Feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze, Kühleis.

Klasse 41:

Unterhaltung.

Sie ist Inhaberin von elf weiteren eingetragenen deutschen und Unions-Wort- und/oder Bildmarken, welche allesamt den Namen berühmter Künstler tragen, wie aus dem Markenregisterauszug des Deutschen Patent- und Markenamtes, vorgelegt als Anlage FN 1, ersichtlich ist. So ist sie auch Inhaberin der Unions-Wortmarke "A...", die seit dem 01. Juli 2011 unter der Registernummer 004228953 eingetragen ist und die Schutz beansprucht für:

Klasse 08:

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte für die Stein-, Metall-, Kunststoff- und Holzverarbeitung sowie Teile davon; Essbestecke, Messer, Gabeln, Löffel; Rasierapparate.

Klasse 09:

Magnetaufzeichnungsträger; Optische, Kontroll-, Abtastapparate und -instrumente sowie die entsprechende Software und Hardware dazu; Personalcomputer; Drucker.

Klasse 35:

Planung, Erstellung und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten für den Einsatz in Film, Funk, Internet, Print und anderen Medien; Planung und Organisation sowie Betreuung von Werbeflächen, Werbeverträgen und Werbeträgern in Film, Funk, Internet, Print und anderen Medien; Vermittlung und Betreuung von entsprechenden Kontakten und Verträgen in den Bereichen Business, Industrie und Wirtschaft; Erstellung, Durchführung von Marktanalysen; Geschäftsführung von Unternehmen, auch von ärztlichen und zahnärztlichen Kliniken; Unternehmensverwaltung, auch von ärztlichen und zahnärztlichen Kliniken; Beratung hinsichtlich der Organisation und Präsentation von Dienstleistungen im Versicherungs- und Immobilienwesen in Film, Funk, Internet und Print; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten für Unternehmen im Versicherungs- und Immobilienbereich; Beratung hinsichtlich der Organisation und Präsentation von Dienstleistungen im Telekommunikationswesen in Film, Funk, Internet und Print; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten für Unternehmen im Telekommunikationsbereich; Betriebswirtschaftliche Projektplanungen in den Bereichen Technik, Logistik, Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft; Beratung hinsichtlich der Organisation und Präsentation von Dienstleistungen im Bereich der technischen Beratung und Planung, Forschung, technischen und betriebswirtschaftlichen Projektplanungen sowie von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Technik und Wissenschaft in Film, Funk, Internet und Print.

Klasse 36:

Immobilienwesen; Beratung im Immobilienwesen.

Klasse 38:

Telekommunikation insbesondere Ausstrahlung von Fernsehprogrammen.

Auch ist sie Inhaberin der deutschen Wortmarke "A...", die seit dem 31. Januar 2008 unter der Registernummer 30439598 in den Nizza-Klassen 03, 25 und 27 für "Parfüm, Kosmetika, Seifen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teppiche, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge" eingetragen ist.

Die Klägerin mahnte die Beklagten am 01. Dezember 2014 unter Hinweis auf ihre Unions-Bildmarke 005631304 wegen des eBay-Angebots einer Salzlampe, das die Bezeichnung "B..." enthielt, ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie dazu auf, die Auktion umgehend zu beenden und dafür Sorge zu tragen, dass das Angebot nicht mehr einsehbar ist (Anlage K 16A). Die Beklagten gaben daraufhin jeweils unter dem 12. Dezember 2014 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, in der sie sich rechtsverbindlich und unwiderruflich verpflichteten, es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen angemessenen, von C... festzusetzenden und im Streitfall durch das zuständige Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit Lampen die Bezeichnung "B..." in jeder Art und Weise zu benutzen (Anlagen K 1 und K 2). Die Beklagten beendeten unverzüglich nach Erhalt des Abmahnschreibens sämtliche Angebote und Auktionen. Am 27. Januar 2015 stellte die Klägerin fest, dass auf der Internethandelsplattform eBay unter www.ebay.de zwei Angebote unter den Artikelnummern 261618968507 und 261652654852 sowie unter www.befr.ebay.be (für den französischsprachigen Teil Belgiens) ein Angebot der Beklagten unter der Artikelnummer 261652654852, jeweils mit dem Inhalt "Salzlampe "B..." 9-12 kg, ~27cm hoch, Tischlampe, Dekolampe, Designerleuchte", weiterhin aufgerufen und eingesehen werden konnten, wie aus den Anlagen K 3 bis K 5 ersichtlich. Die Angebote waren bereits beendet und nur einsehbar, wenn man nach der jeweiligen Artikelnummer suchte. Mit Schreiben vom 29. Januar 2015 wies die Klägerin die Beklagten auf diesen Umstand hin und forderte sie dazu auf, die Angebote nicht mehr aufruf- und einsehbar zu führen. Daraufhin ließen die Beklagten die beendeten Angebote löschen, was sie der Klägerin unter dem 13. und 20. Februar 2015 mitteilten. Diese forderte die Beklagten sodann unter dem 27. März 2015 erfolglos zur Zahlung einer Vertragsstrafe i.H.v. 6.900,00 € auf, die sie mit weiterem Schreiben vom 30. April 2015 auf 3.500,00 € herabsetzte (vgl. Anlagen FN 8 a- d).

Durch Urteil vom 08. November 2017 (Bl. 81 ff. GA), Az. 2a O 19/17, auf dessen tatsächliche Feststellungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug genommen wird, hat das Landgericht die auf Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,- € gerichtete Klage der Klägerin abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, die Geltendmachung der Vertragsstrafe sei jedenfalls rechtsmissbräuchlich, § 242 BGB, so dass dahingestellt bleiben könne, ob der Unterlassungsvertrag durch die Beklagten wirksam angefochten oder gekündigt und ob die Vertragsstrafe verwirkt worden sei. Der in § 242 BGB normierte Grundsatz von Treu und Glauben bilde eine allen Rechten immanente Inhaltsbegrenzung, die im Verbot unzulässiger Rechtsausübung ihre Ausprägung erfahre. Im Streitfall sei von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung als Unterfall der bösgläubigen Markenanmeldung auszugehen. Die Klägerin habe in der Gesamtschau eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne ernsthaften Benutzungswillen angemeldet und im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwendeten, mit Geldforderungen entgegenzutreten. So habe die Klägerin einen generellen Nutzungswillen nicht dargelegt. Der werde in der Benutzungsschonfrist zwar widerleglich vermutet, diese Vermutung sei aber widerlegt, da die Klägerin dem Vortrag der Beklagten, sie benutze keine ihrer eingetragenen Marken im geschäftlichen Verkehr und diese seien auch nicht eingebunden in ein bestehendes oder potentielles Beratungskonzept für dritte Unternehmen, im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast nicht substantiiert entgegen getreten sei. Aus der Abwägung der sonstigen Einzelumstände, zu denen das Landgericht näher ausführt, ergebe sich, dass die Klägerin die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck horte, Dritte mit Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen zu überziehen.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung und macht geltend, das Landgericht habe zu Unrecht und unter Verkennung der Darlegungslast einen fehlenden Benutzungswillen und darauf basierend ein rechtsmissbräuchliches Verhalten ihrerseits angenommen. Bereits erstinstanzlich habe sie zur Benutzung ihrer Abmahnmarke hinreichend vorgetragen; eine gesetzliche Verpflichtung, Unterlagen vorzulegen, die die Benutzung dieser und ihrer anderen Marken belegten, habe nicht bestanden. Jedenfalls aber begründeten die von ihr nunmehr beispielhaft vorgelegten Lizenzverträge, die Abmahnmarke und ihre sonstigen Marken betreffend, eindeutig ihren Benutzungswillen. Das Landgericht habe auch verkannt, dass für die Beurteilung der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen sei. Schließlich seien sie sowie ihr Rechtsvorgänger seit vielen Jahren im Produktnamensdesign tätig.

Die Klägerin beantragt,

unter Aufhebung des am 08. November 2017 verkündeten Urteils des Landgerichts Düsseldorf, Az.: 2a O 19/17, die Beklagten zu verurteilen, an sie 5.000,- € zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigen das angefochtene Urteil als zutreffend. Das neue Vorbringen der Klägerin bestreiten sie mit Nichtwissen und rügen insoweit Verspätung. Ungeachtet dessen zeige die Ausgestaltung der nunmehr vorgelegten Lizenzverträge, dass die Klägerin kein schützenswertes Interesse an den Marken habe.

Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

B)

Die zulässige Berufung der Klägerin hat keinen Erfolg.

I.

Zu Recht und mit zutreffender Begründung, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, soweit sich aus den nachfolgenden Ausführungen nichts anderes ergibt, hat das Landgericht einen Anspruch der Klägerin gegen die Beklagten auf Zahlung einer Vertragsstrafe aus § 339 BGB in Verbindung mit dem Unterlassungsvertrag vom 12. Dezember 2014 verneint.

1.

Allerdings bestehen keine Bedenken daran, dass die Beklagten eine Vertragsstrafe verwirkt haben. Denn sie haben gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoßen, indem sie die Angebote bei eBay zwar nach Zugang des Abmahnschreibens unverzüglich beendet haben, nicht jedoch unverzüglich nach Abgabe der Unterlassungserklärung haben entfernen lassen. Die Klägerin hatte in ihrer Abmahnung vom 01. Dezember 2014 ausdrücklich verlangt, dafür Sorge zu tragen, dass das Angebot nicht mehr einsehbar ist. Mithin war aus der Sicht der Beklagten kein Anhalt dafür gegeben, dass von ihrer Unterlassungserklärung nur die Beendigung laufender und die Unterlassung künftiger neuer Angebote umfasst sein sollten. Dass die Beklagten eBay vor Zugang des weiteren klägerischen Schreibens vom 29. Januar 2015 um die endgültige Löschung der Angebote ersucht haben, ist nicht substantiiert vorgetragen.

2.

Der Klägerin ist es indes wegen Rechtsmissbrauchs, § 242 BGB, versagt, sich auf vertragliche Rechte aus den Unterlassungsvereinbarungen zu berufen.

a)

Die Frage, ob die Geltendmachung einer Vertragsstrafe auf Grund einer Unterlassungserklärung rechtsmissbräuchlich ist, beurteilt sich nach den allgemeinen Grundsätzen von Treu und Glauben, § 242 BGB (vgl. BGH GRUR 2012, 949 - Missbräuchliche Vertragsstrafe). Dabei entspricht es allgemeiner Überzeugung, dass die Ausübung einer durch ein gesetzeswidriges oder sittenwidriges Verhalten erlangten Rechtsstellung rechtsmissbräuchlich ist (Grüneberg in Palandt, BGB, 78. Auflage 2019, § 242 Rn. 43). Im Streitfall ist, wie nachfolgend noch ausgeführt werden wird, davon auszugehen, dass die Klägerin ihre vertragsstrafenbewehrten Unterlassungsansprüche durch eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung erlangt hat, indem sie durch Anmeldung einer Vielzahl von Marken ohne eigenes Nutzungsinteresse bewusst die Gefahr von Verwechslungen geschaffen hat, um daraus - wie hier geschehen durch Abmahnung und Veranlassung zur Abgabe einer vertragsstrafenbewehrten Unterlassungserklärung - Kapital zu schlagen, § 826 BGB (vgl. auch OLG Frankfurt GRUR-RR 2001, 264 - weltonline.de).

b)

Der im deutschen Recht in § 242 BGB normierte Grundsatz von Treu und Glauben bildet eine allen Rechten immanente Inhaltsbegrenzung, die im Verbot unzulässiger Rechtsausübung ihre Ausprägung erfährt (Grüneberg in Palandt, a.a.O., § 242 Rn. 38). Es handelt sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Gemeinschaftsrecht zur Anwendung kommt (vgl. EuGH EuZW 1999, 56, Rn. 20 - Alexandros Kefalas; EuGH DStR 2006, 420 Rn. 68 - Halifax) und keines gesonderten Anwendungsbefehls bedarf.

Zum deutschen Kennzeichenrecht ist anerkannt, dass die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht und daher rechtsmissbräuchlich ist (BGH GRUR 1955, 299 - Koma). Hierzu gehört die Registrierung eines Zeichens ohne ernsthaften Nutzungswillen mit dem Ziel, Zeichennutzer später mit Schadensersatzforderungen zu überziehen oder zum Erwerb zu veranlassen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - E-Classe; BGH GRUR 2008, 1099 Rn. 33 - afilias.de). Eine solche Spekulationsmarke, die einen Unterfall der bösgläubigen Markenanmeldung bildet (vgl. zu § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG: Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8 Rn. 928), genießt keinen Schutz. Ihrer Durchsetzung kann gemäß § 242 BGB die Bösgläubigkeit des Anmelders bei der Markenanmeldung als Einrede entgegen gehalten werden (vgl. zum deutschen Markenrecht BGH GRUR 2015, 1214, 1220 Rn. 57 - Goldbären).

c)

Der Anwendung von § 242 BGB steht im Streitfall nicht das Rechtsschutzsystem der Unionsmarkenverordnung (UMV) entgegen.

Allerdings sieht - wollte man die Geltendmachung einer Vertragsstrafe als "Klage wegen Verletzung einer Unionsmarke" im Sinne von Art. 124 lit. a) UMV (in der Fassung seit dem 1. Oktober 2017, entspricht Art. 96 lit. a) a.F.) ansehen (so Ruhl, Gemeinschaftsgeschmackmuster, 2. Auflage 2010, Art. 81 Rn. 5 für Rechtsstreitigkeiten nach der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung; anders Neuebröder, in Hasselblatt, European Union Trade Mark Regulation, 2nd Edition, Art. 124 mn. 9) - Art. 127 Abs. 1 UMV n.F. vor, dass die Unionsmarkengerichte von der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke auszugehen haben, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Art. 9 Abs. 2 UMV und Art. 127 Abs. 3 UMV n.F. sehen insoweit - jedenfalls ausdrücklich - nur die Möglichkeit vor, der Inanspruchnahme aus einem jüngeren Recht durch die Berufung auf ein älteres Recht entgegenzutreten (vgl. BGH GRUR 2018, 516 Rn. 34 - formstrip II) bzw. unter näher genannten Voraussetzungen den Einwand des Verfalls geltend zu machen, während die Geltendmachung der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung, die als absoluter Nichtigkeitsgrund (Art. 59 Abs. 1 lit. b) UMV n.F.) ausgestaltet ist, im Wege des Einwands nicht geregelt ist. Weiter sieht auch Art. 135 UMV vor, dass die nationalen Gerichte im Falle von nicht unter Art.124 UMV fallenden Klagen, wollte man die streitgegenständliche Klage auf Zahlung einer Vertragsstrafe hierzu zählen, von der Rechtsgültigkeit der Unionsmarke auszugehen haben, und besteht in diesen Verfahren nicht einmal die Möglichkeit der Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit.

Hieraus folgt nach Auffassung des Senats indes nicht, dass es dem Gericht verwehrt ist, die Einrede des Rechtsmissbrauchs zu berücksichtigen, auch wenn diese im Streitfall letztlich in erster Linie mit einer bösgläubigen Markenanmeldung begründet wird.

aa)

Zum deutschen Markengesetz ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Möglichkeit einer außermarkenrechtlichen Löschungsklage nach § 3 UWG bzw. einer entsprechenden Einrede der Löschungsreife im Verletzungsprozess für den Fall anerkannt, dass das formale Markenrecht in unlauterer Behinderungsabsicht erworben oder eingesetzt wird (§ 4 Nr. 4 UWG), obwohl auch das Markengesetz insoweit in den §§ 8 Abs. 2 Nr. 10, 50 Abs. 1, 54 MarkenG jedenfalls für einen Teil der auftretenden Probleme, nämlich für den Fall einer bösgläubigen, das heißt sittenwidrigen Markenanmeldung, eine markenrechtliche Löschung allein in Form eines patentamtlichen Löschungsverfahrens bereitstellt (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BGH GRUR 2012, 180, 181 - Werbegeschenke). Begründet wird dies damit, der Gesetzgeber habe mit den Bestimmungen des Markengesetzes den unter Geltung des Warenzeichengesetzes bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Patentamt und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Dem ist aber auch deshalb zuzustimmen, weil die Abgrenzung der von § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG allein erfassten bösgläubigen Markenanmeldung von dem bösgläubigen, das heißt wettbewerbswidrigen Einsatz der Marke, der als solcher ohnehin nur über das UWG oder § 826 BGB erfasst werden kann, in vielen Fällen nicht leicht zu ziehen ist; beides wird vielmehr oft ineinander übergehen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 2 Rn. 85). Auch sind lauterkeitsrechtliche Schutzschranken deshalb geboten, da der Erwerb einer Registermarke eine Leistung im Wettbewerb nicht voraussetzt und überdies die Abschaffung des Erfordernisses eines einschlägigen Geschäftsbetriebs weitere Möglichkeiten des Rechtsmissbrauchs eröffnet hat, die nach einer wettbewerbsrechtlichen Kontrolle verlangen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. Rn. 83).

bb)

Ob auch Ansprüchen aus einer Unionsmarke ohne Erhebung einer Widerklage im Sinne von Art. 127 Abs. 1 UMV bzw. ohne gesonderten Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls der Unionsmarke beim EUIPO (Artt. 58, 59 UMV n.F.) entgegen gehalten werden kann, die Marke sei bösgläubig angemeldet worden und ihre Berufung hierauf somit gemäß § 242 BGB rechtsmissbräuchlich, ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt, für den Streitfall aber zu bejahen.

Der Bundesgerichtshof hat die Frage, ob Art. 59 Abs. 1 lit. b) UMV im Falle bösgläubiger Unionsmarkenanmeldung nicht abschließend gegenüber entsprechenden Löschungsklagen aufgrund nationalen Rechts sein könnte, ausdrücklich offen gelassen (GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance). Für eine insoweit abschließende Regelung dürfte sprechen, dass die Artikel 127 und 135 UMV Ausdruck eines Regelungssystems sind, das die Entscheidung über den Rechtsbestand einer durch Eintragung geschützten Marke ausschließlich dem zentralen Eintragungsamt oder dem zur Überprüfung seiner Entscheidung vorgesehenen Gerichtszug bzw. im Fall von Art. 127 Abs. 1 UMV dem mit einer streitigen Geltendmachung des Markenschutzes befassten Gericht im Rahmen einer Entscheidung über die Widerklage einräumt, Artt. 58, 59 UMV. Anders als im deutschen Markenrecht kann die Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke also auch - wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen - vor einem ordentlichen Gericht erstritten werden und lassen sich weiter die in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs betreffend der Zulässigkeit einer außermarkenrechtlichen Löschungsklage (GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000) angeführten Gesetzesbegründungen auf den Bereich der Unionsmarkenverordnung nicht übertragen. Die Herleitung eines außermarkenrechtlichen Löschungsanspruchs auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage oder sonstiger rein nationaler Grundlage begegnete schließlich auch deshalb Bedenken, da eine Unionsmarke unionsweiten Schutz beansprucht, eine unionsweite Löschung mithin nicht allein aufgrund nationaler Vorschriften verlangt werden dürfte. So heißt es in der Präambel der Unionsmarkenverordnung auch: "... Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markenamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden. ...", und lautet Art. 1 Abs. 2 UMV entsprechend: "Die Unionsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Union: sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Union untersagt werden. ...".

Daraus folgt indes zunächst einmal nur, dass Entscheidungen über den Rechtsbestand erga omnes ausschließlich im Wege der Widerklage im Verletzungsprozess oder durch das zentrale Eintragungsamt getroffen werden können und der Bestand der Unionsmarke auch nicht auf Umwegen in nationalen Verfahren, die nicht unter Art. 124 UMV fallen, angegriffen werden kann. Unzulässig und rechtswidrig dürfte es somit sein, den Inhaber der Unionsmarkenanmeldung oder Unionsmarke in nationalen Verfahren außerhalb des Art. 124 UMV zur Zurücknahme einer Unionsmarkenanmeldung oder zur Erklärung des Verzichts auf eine Unionsmarke zu verurteilen (Schennen in Eisenführ/Schennen, Unionsmarkenverordnung, 5. Auflage 2017, Art. 107 Rn. 4) oder mit der Begründung zum deutschen Markengesetz eine außermarkenrechtliche Löschungsklage auf wettbewerbsrechtlicher Grundlage zuzulassen.

Die Beklagten verfolgen in dem vorliegenden Rechtsstreit indes nicht die Nichtigerklärung einer Unionsmarke. Sie wenden sich allein gegen die Benutzung der Marke und machen eine sittenwidrige Schädigung und ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin im Wege des Einwands nach § 242 BGB und damit inter partes geltend.

Hiermit sind sie nicht ausgeschlossen. Zwar regelt Art. 17 Abs. 1 UMV n.F., dass sich der Unterlassungsanspruch ausschließlich nach der Unionsmarkenverordnung bestimmt. Indes lässt der Europäische Gerichtshof auch insoweit eine Anwendung nationalen Rechts zu, indem er beispielsweise zu der Frage, wer als Unterlassungsschuldner haftet, einen Rückgriff auf entsprechende Haftungsfiguren des nationalen Rechts wie z.B. Anstiftung und Beihilfe oder die in der deutschen Rechtsprechung entwickelten Störerhaftung zulässt (GRUR 2011, 1025 Rn. 107 - ebay, vgl. auch Eisenführ/Eberhardt, a.a.O., Art. 9 Rn. 24 ff.), oder bezüglich der gleichlautenden Vorschrift der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (dort Art. 88 Abs. 2) entschieden hat, dass zur Frage der Verwirkung ein Rückgriff auf nationales Recht zulässig ist (GRUR 2014, 364 Rn. 49 f. - Gartenpavillion). Auch lässt Art. 129 Abs. 2 UMV n.F. eine Anwendung nationales Rechts "in allen Fragen, die nicht durch die Verordnung erfasst werden" zu. Der Umstand, dass der Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung als absoluter Nichtigkeitsgrund ausgestaltet ist, und die Artt. 127, 135 UMV die Möglichkeit der Geltendmachung dieses Nichtigkeitsgrundes einschränken, rechtfertigt indes nicht den Schluss, dass damit dieser Tatbestand abschließend in der Unionsmarkenverordnung geregelt ist und sich ein Rückgriff auf das nationale Recht für die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Benutzung einer Unionsmarke der Einwand rechtsmissbräuchlichen Verhaltens entgegen gehalten werden kann, verbietet. Denn der Tatbestand sittenwidrigen Verhaltens kann zwar mit dem Tatbestand einer bösgläubigen Markenanmeldung zusammenfallen, durchaus aber auch aufgrund sonstiger Umstände - die allein oder zu dem Umstand bösgläubiger Markenanmeldung hinzutreten, hiervon aber nicht ohne Weiteres getrennt beurteilt werden können - zu bejahen sein. Er ist damit gerade nicht in der Unionsmarkenverordnung geregelt (vgl. auch OLG Hamburg BeckRS 2018, 24851, Rn. 72 ff.; Schennen in Eisenführ/Schennen, a.a.O., Art. 107 Rn. 5).

d)

Das Landgericht hat zu Recht und mit zutreffender Begründung angenommen, dass die Klägerin die Unionsbildmarke mit der Registernummer 005631304 für Beleuchtungsgeräte ohne ernsthaften Benutzungswillen zu dem Zweck angemeldet hat, Zeichennutzer mit Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen überziehen zu können. Das weitere Berufungsvorbringen rechtfertigt keine hiervon abweichende Beurteilung.

Die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung ist nicht nur auf die Fälle beschränkt, in denen der Anmelder weiß, dass ein Dritter die Marke im Ausland benutzt. Auch die ungezielte Anmeldung von Marken in der Absicht, sie nicht selbst zu nutzen, sondern Dritte mit Schadenersatzforderungen zu überziehen, stellt sich als bösgläubig dar (Senat, BeckRS 2015, 9116 - FURIOSO; OLG Frankfurt GRUR-RR 2013, 211,212 - Furio). Die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach § 25 Abs. 1 MarkenG beziehungsweise Art. 18 Abs. 1 UMV n.F. dispensiert den Markenanmelder nicht vom Erfordernis eines generellen Benutzungswillens, sie begründet lediglich eine Vermutung des Willens, die widerleglich ist (BGH GRUR 2001, 242, 244, 245 - E-Classe; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rn. 919). Als gegen einen Benutzungswillen sprechendes Indiz kommt die Anmeldung einer Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren, das Fehlen einer ernsthaften Planung für die eigene oder fremde Benutzung dieser Marken und die Hortung dieser Marken im Wesentlichen zu dem Zweck, Dritte bei der Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken mit Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen zu überziehen, in Betracht (BPatG GRUR 2012, 840, 841 - soulhelb; BGH, GRUR 2001, 242, 244 - E-Classe; Senat, GRUR-RR 2011, 213 - Spekulationsmarke).

Das Indiz ist vorliegend gegeben. Die Klägerin hat neben der in Streit stehenden Unionsbildmarke weitere elf Marken angemeldet, die teils für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Branchen Schutz beanspruchen. So umfassen allein die Verzeichnisse der drei verschiedenen Wort- bzw. Bildmarken betreffend "A..." Waren und Dienstleistungen aus insgesamt 14 Klassen.

Ein Konzept zur Nutzung der Marken ist - jenseits einer zweckwidrigen Verwendung als Spekulationsmarke - nicht ersichtlich. Die Klägerin trifft hierzu eine sekundäre Darlegungslast, der ihr erstinstanzlicher Vortrag, wie das Landgericht zu Recht ausgeführt hat, nicht genügt.

Eine Anmeldung der Marken zum Zwecke der eigenen Nutzung, sprich für einen eigenen Geschäftsbetrieb, behauptet sie nicht. Sie macht auch nicht geltend, die Marken seien zum Zwecke der Nutzung durch ein bereits konkret feststehendes anderes Unternehmen angemeldet worden.

Allerdings hat der Gesetzgeber mit der Lösung der Marke vom Geschäftsbetrieb bewusst Raum für eine geschäftliche Betätigung beispielsweise als Markenagentur geschaffen. Wesen einer Markenagentur ist es, im Hinblick auf eine bestehende oder potenzielle Geschäftsbeziehung zu ihren Kunden Marken anzumelden, um sie diesen für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen (BGH GRUR 2009, 780 Rn. 19 - Ivadal). Unproblematisch sind dabei Gestaltungen, in denen ein Unternehmen im Auftrag eines Herstellers und in enger Absprache mit ihm eine passende und eingängige Marke für sein neues Produkt entwickelt. Hingegen besteht bei der Anmeldung von Marken außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung die Gefahr, dass mit der Behauptung, eine "Markenagentur" zu betreiben oder - wie hier - "im Produktnamensdesign" tätig zu sein, lediglich ein Deckmantel für die Anmeldung von Spekulationsmarken geschaffen werden soll.

Dieser Gefahr ist entgegenzuwirken. Die gewerblichen Schutzrechte stehen in einem Spannungsverhältnis zu der durch Art. 34 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) garantierten Freiheit des Warenverkehrs. Art. 36 AEUV gestattet Beschränkungen der Warenverkehrsfreiheit im Hinblick auf gewerbliche Schutzrechte nur, soweit sie aus Gründen des Schutzes gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Eine Beschränkung, die nicht dem Schutz des gewerblichen Eigentums dient, etwa weil es sich um eine nur formale Rechtsstellung wie eine Spekulationsmarke handelt, ist demnach rechtswidrig. Deshalb muss die Gefahr einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme im Rahmen des prozessual Möglichen begrenzt werden. In Fallgestaltungen wie der vorliegenden, wo eine Vielzahl von Marken weder zum Zwecke der eigenen Nutzung, noch zum Zwecke der Nutzung durch ein bereits konkret feststehendes anderes Unternehmen angemeldet worden sind, muss daher den Markeninhaber eine gesteigerte sekundäre Darlegungslast treffen, in deren Rahmen er die hinter den einzelnen Markenanmeldungen stehenden Überlegung zu schildern und die jeweils entfalteten Vermarktungsbemühungen und die hierbei erzielten Erfolge im Rahmen des Zumutbaren offenzulegen hat (vgl. Senat, BeckRS 2015, 9116 - FURIOSO).

Die Klägerin hat kein einziges Konzept zur Vermarktung irgendeiner ihrer Marken präsentiert. Die Nutzung einer Marke setzt aber ein Marketingkonzept voraus, dass auf das zu kennzeichnende Produkt abgestimmt ist; weswegen erfolgreiche Marketingagenturen neue Marken für die entsprechenden Produkte oder Geschäftsideen zusammen mit ihren Kunden und passend zum Vermarktungskonzept entwickeln (vgl. auch OLG Frankfurt GRUR-RR 2013, 211, 212 - Furio). Zwar behauptet die Klägerin pauschal jahrelange, umfangreiche Benutzungshandlungen. Sie nennt Umsatzzahlen, die Dritte mit dem Verkauf von Druckern und Vaporizern unter der Klagemarke jährlich angeblich erzielt haben, und benennt hierfür Zeugen. Konkreten Vortrag dazu, auf welcher Grundlage und in welchem Umfang die Klägerin hieran beteiligt ist, bleibt sie indes schuldig, weshalb auch ihrem Beweisantritt nicht nachzugehen war.

Auch der zweitinstanzliche Vortrag ist nicht geeignet, einen generellen Benutzungswillen darzulegen. Soweit sie nunmehr geltend macht, sie sei auch im Produktnamensdesign tätig, bleibt einerseits unklar, was diese Tätigkeit konkret beinhaltet, andererseits bleibt völlig im Dunkeln, was, das impliziert das Wort "auch", daneben Gegenstand ihrer Tätigkeit ist. Soweit sie erstmals in der Berufungsinstanz - nach eigenem Bekunden beispielhafte - Ablichtungen von Lizenzverträgen zum Beleg ihres Benutzungswillens vorlegt, ist sie mit diesem Vortrag ausgeschlossen, da es sich um nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassene neue Angriffsmittel handelt. Dieses Vorbringen ist neu und streitig. Die Beklagten haben zu Recht bestritten, dass, wie der als Anlage M VII 11 auszugsweise in Ablichtung vorgelegte Lizenzvertrag nahelegt, die Lizenzverträge überhaupt "freiwillig", sprich nicht nur als Reaktion auf eine zuvor erfolgte Abmahnung abgeschlossen wurden. Nur dann aber kämen sie als Beleg eines generellen Benutzungswillens überhaupt in Betracht. Die Klägerin kann sich auch nicht erfolgreich auf die Verletzung einer Hinweispflicht durch das erstinstanzliche Gericht berufen (§ 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO). Die Beklagten hatten bereits auf Seite 18 der Klageerwiderung (Bl. 48 GA) ausführlich zu dem Erfordernis eines generellen Benutzungswillens auch in der Benutzungsschonfrist vorgetragen und schon im Vorgriff auf eine etwaige Vorlage von Lizenzverträgen seitens der Klägerin bestritten, dass diese nicht lediglich als Reaktion auf vorhergehende Abmahnungen zustande gekommen seien. Überdies hatte das Landgericht im Rahmen der Terminsverfügung vom 19. Januar 2017 (Bl. 61 GA) darauf hingewiesen, dass der Vortrag der Klägerin zur Benutzung unsubstantiiert sein dürfte.

Angesichts dieser Hinweise war die unzureichende Darlegung des generellen Benutzungswillens für die Klägerin ohne weiteres erkennbar, so dass sie sich auch nicht mit Erfolg auf § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO berufen kann.

e)

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Unterlassungsverträge wirksam angefochten oder gekündigt wurden, kommt es mithin auch in der Berufungsinstanz nicht an, abgesehen davon, dass eine Kündigung die Unterlassungsverträge nur ex nunc beendet hätte, den Anspruch auf eine bereits verwirkte Vertragsstrafe mithin nicht berühren dürfte (vgl. Schaub in Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 12. Auflage 2019, Kapitel 20 Rn. 23 m.w.Nw.) und überdies sich auch diesbezüglich die Frage stellte und aus den genannten Gründen zu bejahen wäre, ob der Umstand bösgläubiger Markenanmeldung als Kündigungs- bzw. Anfechtungsgrund auch im Falle einer Unionsmarke in Betracht kommt.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

III.

Die Revision gegen dieses Urteils ist zuzulassen, da eine revisionsgerichtliche Entscheidung zur Fortbildung des Rechts erforderlich ist, § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO. Ob auch Ansprüchen aus einer Unionsmarke bzw. darauf basierenden Vertragsstrafenansprüchen im Wege des Einwands entgegen gehalten werden kann, die Geltendmachung sei rechtsmissbräuchlich, § 242 BGB, da die Marke bösgläubig angemeldet worden sei, ist der Unionsmarkenverordnung nicht klar zu entnehmen und höchstrichterlich bislang nicht geklärt.

Dagegen war die Sache nicht auszusetzen und ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof zu richten, Art. 267 AEUV. Dies deshalb, da die Rechtslage zwar nicht eindeutig ist, den Parteien nach Auffassung des Senats mit einem zügigen Abschluss der Instanz und der Zulassung der Revision, die das Gericht von einer Vorlageverpflichtung entbindet, aber besser gedient ist.

Streitwert für die Berufungsinstanz: 5.000,- €